Underretten - underinstansen til EU-domstolen - avsa 30. november sin avgjørelse i Red Bull v. EUIPO (forente saker T-101/15 og T-102/15). Underretten opprettholdt avgjørelse fra EUIPOs appellkammer om at to fargemerker registrert av Red Bull var ugyldige. Red Bull hadde for begge varemerker klart å overbevise EUIPO om at det var oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, men Underretten kom likevel til at fargekombinasjonene ikke kvalifiserte som varemerker etter forordning nr. 207/2009 artikkel 4, fordi angivelsene av varemerkene var for upresise.
I 2002 søkte Red Bull om registrering av varemerket avbildet til høyre som et EU-varemerke i klasse 32, for energidrikker. Red Bull sendte i etterkant inn følgende beskrivelse av det relevante merket: "protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50%-50%". Merket ble godkjent til registrering i 2005.
 |
| EUTM009417668 |
I 2010 søkte Red Bull om registrering av varemerket avbildet til venstre, også dette i klasse 32, for energidrikker. Red Bull ble bedt om å presisere proporsjonene mellom fargene og måten disse skulle fremgå på. Red Bull bekreftet at fargene skulle anvendes inntil hverandre og i like proporsjoner. Varemerket ble deretter godkjent til registrering for fargene Pantone 2747C og Pantone 877C, med følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other".
Etter at det ble inngitt innsigelse fra Optimum Mark Sp. z o.o i 2013, ble imidlertid begge varemerkene kjent ugyldig av EUIPO, under henvisning til at de manglet den presisjon som er påkrevd etter artikkel 4 i forordning nr. 207/2009 (nå artikkel 4 i forordning 2017/1001). Red Bull anket avgjørelsen til First Board of Appeal - appellkammeret - men fikk ikke medhold. Det ble vist til at bildene og beskrivelsene åpnet for mange ulike kombinasjoner av fargene, og dermed ikke var tilstrekkelig presis. Red Bull anket deretter avgjørelsen videre til Underretten.
Red Bulls anke var basert på to grunnlag: (i) ugyldigheten av varemerkene var en krenkelse av artikkel 4 og i strid med prinsippene om proporsjonalitet og likebehandling, og (ii) innebar en krenkelse av prinsippet om berettigede forventninger. Red Bull anførte at appellkammeret hadde tolket avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie (C-49/02) urimelig strengt, noe som resulterte i en uforholdsmessig og diskriminerende behandling av fargemerker i forhold til andre typer varemerker. Det ble anført at Heidelberger-dommen kun fastslo at varemerker som bestod av en kombinasjon av to farger som var angitt å omfatte "every conceivable form", ikke var presist nok. Red Bull mente at deres grafiske fremstilling med beskrivelse av fargene ikke falt i denne kategorien, og dermed tilfredsstilte kravene til presisjon.
Red Bull hevdet også at EUIPO hadde skapt en berettiget forventning om at varemerkene var gyldig registrert, ettersom merkene ble registrert etter at Red Bull hadde imøtekommet anmodningen om nærmere beskrivelse av merkene.
Underrettens avgjørelse
Underretten la til grunn som vilkår for registrering at fargekombinasjoner må oppfylle tre krav; i) de må utgjøre et kjennetegn, ii) de må kunne gjengis grafisk, og iii) de må være egnet til å skille et foretaks varer eller tjenester fra andre foretaks varer og tjenester. Kravet til grafiske gjengivelse var ifølge Underretten sentralt for å sikre opprinnelsesgarantifunksjonen, samt for å sikre at andre markedsaktører og myndigheter har mulighet til å forstå omfanget av tredjeparters rettigheter ved å undersøke selve varemerkeregistreringen. For å oppfylle sin funksjon som varemerke, måtte varemerket derfor fremstå entydig, presist og varig. Underretten konkluderte med at Red Bulls fargekombinasjoner ikke oppfylte kravene. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen av varemerkene sett i sammenheng, viste kun to farger og et visst størrelsesforhold mellom disse to fargene. Dette tillot en rekke kombinasjoner av fargene med et helt ulikt helhetsinntrykk.
Det ble vist til at Red Bull selv, som ledd i sin bevisførsel rundt opparbeidelse av tilstrekkelig særpreg for fargekombinasjonene, hadde fremlagt dokumentasjon for at fargekombinasjonene var brukt på en rekke forskjellige måter. Dette underbygget at det fantes en rekke bruksmåter og kombinasjoner av fargene som falt innenfor beskrivelsene for varemerkene.
Dette medførte i følge Underretten at varemerkene ikke utgjorde "et systematisk sammenstilling som forbant fargene på en forhåndsbestemt og enhetlig måte". Dermed var heller ikke opprinnelsesgarantifunksjonen sikret, og kravet til presisjon ikke oppfylt.
Red Bulls argumentasjon for en "what you see is what you get"-tilnærming ble heller ikke akseptert, fordi beskrivelsen av merkene gikk lenger enn det som fremgikk av den grafiske gjengivelsen. Selv om det ikke er noe krav om beskrivelse, la Underretten til grunn at beskrivelsen måtte inngå i vurderingen når den faktisk var inkludert i søknaden. Med henvisning til Libertel (C-104/01), la Underretten også til grunn at en beskrivelse kan være nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 4.
Underretten pekte videre på at det følger av fargekombinasjon-merkers natur, at en tilstrekkelig presis angivelse av beskyttelsesomfanget krever at den grafiske gjengivelsen eller den tilhørende beskrivelsen viser de nøyaktige fargenyansene, samt forholdet mellom dem og deres plassering i forhold til hverandre. Denne graden av presisjon er nødvendig på grunn av merkenes iboende "unøyaktighet". Fargekombinasjonsmerker skiller seg således fra andre typer varemerker i en grad som rettferdiggjør forskjellsbehandling. Underretten fant heller ikke grunnlag for å konstatere at strengere krav til denne typen varemerker var disproporsjonalt, ettersom formålet med kravene særlig er å sikre varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.
Det kan også være verdt å merke seg at Underretten la til grunn at den nylige endringen i artikkel 4, hvor kravet om grafisk gjengivelse ble fjernet, innebar et mer restriktivt regime. Avgjørelsen gir altså ingen grunn til å tro at saken ville falt annerledes ut under artikkel 4 sin nåværende ordlyd.
Heller ikke Red Bulls anførsel om berettiget forventning fikk gjennomslag. En slik berettiget forventning krevde i følge domstolen at søker kunne vise til spesifikke forsikringer, noe som ikke var tilfellet i nærværende sak. Underretten fant uansett at en registrering av et varemerke ikke kan beskytte innehaveren mot en senere ugyldiggjøring, når selve formålet med ugyldighetsinnsigelser er å rette opp den feilen som ble gjort når det ugyldige varemerket ble godkjent til registrering.
Immaterialrettstrollets betraktninger
Underrettens avgjørelse illustrerer hvor vanskelig det er å få registrert fargekombinasjonsmerker. Det er ikke obligatorisk å supplere den grafiske gjengivelsen med en beskrivelse. En slik beskrivelse vil likevel ofte være viktig i forbindelse med håndhevelsen av varemerket og for å unngå at varemerket faller bort som følge av ikke-bruk, fordi den gir nødvendig konkretisering av registreringens rekkevidde. Samtidig viser avgjørelsen at en beskrivelse som åpner for flere bruksmåter, nettopp vil medføre en risiko for at varemerket ikke blir registrert eller senere kjennes ugyldig.
Motviljen mot å opprettholde registreringen av Red Bulls fargemerker fremstår for så vidt velbegrunnet. Registreringen i tråd med Red Bulls grafiske gjengivelse og beskrivelse, ville gitt Red Bull et vern for en rekke forskjellige bruksmåter, som langt på vei kunne fortrenge enhver annen bruk av de aktuelle fargene med samme plassering og forhold til hverandre. Beskrivelsen vil for eksempel kunne omfatte en energidrikk i sølvemballasje med runde eller firkantede elementer som inneholder de aktuelle fargene, plassert inntil hverandre og med omtrent 50/50 fordeling. Dette til tross for at en gjennomsnittsforbruker neppe vil mistenke en felles opprinnelse. Beskrivelsen ville gi begrenset veiledning for tredjeparter som forsøker å avklare sitt handlingsrom.
Underretten gir imidlertid ingen veiledning om hva slags gjengivelse og beskrivelse som eventuelt vil tilfredsstille kravet til "systematisk sammenstilling". Innebærer det at beskrivelsen kun kan åpne for et fåtall bruksmåter og kombinasjoner, eller vil det kun godtas registreringer for en eller to konkrete bruksmåter eller kombinasjoner? Det kan også stilles spørsmål ved om det etter kriteriet "systematisk sammenstilling" er mulig å oppnå beskyttelse for fargekombinasjoner som ikke blir så snever at den av mange vil oppfattes som tilnærmet verdiløs.
Dette immaterialrettstrollet venter i spenning på (den mulige) fortsettelsen.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar