Immaterialrettstrollet: Høyesterett: Fargen lilla ikke innarbeidet varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer

Høyesteretts avsa i forrige uke dom i den såkalte «Seretide»-saken, som omhandlet spørsmålet om to nyanser av fargen lilla var innarbeidet av GlaxoSmithKline (GSK) som deres varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer (HR-2017-2356-A, sak nr. 2017/1062). I likhet med de tidligere instansene fant Høyesterett det bevist at det forelå et uformelt fargekodesystem for slike produkter, noe som synes å ha vært avgjørende for at for at nyansen mørk lilla (Pantone 2587C) ikke var innarbeidet som GSKs ”særlige” kjennetegn jf. varemerkeloven (vml.) § 3 (3) første setning for de aktuelle varene. Avgjørelsen må også leses slik at der en bestemt nyanse av en farge ikke har vært brukt av den som påberoper seg innarbeidelse (noe som var tilfellet for den andre fargenyansen), så vil innarbeidelse i utgangspunktet være utelukket.

Pantone 2587C. Kilde: oval.co.uk

Som tidligere omtalt av immaterialrettstrollet har GSK markedsført og solgt astma- og kolsinhalatoren «Seritide» siden 1999, og produktet har siden ligget blant de øverste på listen over Norges mest solgte legemidler (målt i salgsverdi). Seretide er et preparat som inneholder to ulike virkestoffer som henholdsvis bidrar til å utvide pasientens luftveier (anfallsdempende), og dempe luftveisbetennelse som pasienten har i luftveiene (betennelsesdempende). Preparatet kalles derfor et ”kombinasjonspreparat”, og kommer både som tørrpulverinhalator (omtalt som Diskus), og spayaersol. Produktet leveres i flere styrker, noe som reflekteres i fargebruken ved at lillanyansen på produktet er mørkere avhengig av styrken på preparatet.

Sandoz A/S (Sandoz) er et danske datterselskap i Sandoz-konsernet, og er produsent av generiske legemidler. Sandoz innehar blant annet markedsføringtillatelse for KOLS- og astmainhalatoren Airflusal Forspiro, som selskapet har markedsført og solgt siden mars-april 2014. Airflusal Forspiro er en generika-versjon av GSKs Seretide (anvender de samme virkestoffene i kombinasjon). Sandoz inngår i legemiddelgiganten Novartis, og det er deres datterselskap Novartis Norge AS som står for distribusjon og markedsføring av Airflusal Forspiro i Norge. Selskapet ble av denne grunnen tatt med som medsaksøkt.

Patentbeskyttelsen for GSKs kombinasjonspreparatet utløp i 2014, noe som innebar at det ble fritt frem for generiske legemiddelprodusenter (som Sandoz) å tilby sine generiske versjoner. GSK har blant annet fått registrert mørk lilla (Pantone 2587C) som varemerke i BeNeLux-landene (reg.nr. 0977861), og en grafisk gjengivelse av en Seretide-inhalator i EU (reg.nr. 003890126). En søknad om et rent EU-fargemerke for mørk lilla ble imidlertid nektet registrering av EUIPO 6. juli i år. Sistnevnte avgjørelse er påanket til EUIPOs Board of Appeal. Patentstyret nektet også opprinnelig GSKs søknad om varemerkeregistrering av mørk lilla i Norge, men saksbehandlingen er satt i bero i påvente av Høyesteretts avgjørelse i denne saken. Sandoz og GSK har også vært i konflikt i flere land angående fargen lilla som varemerke, bl.a. i Storbritannia.

Etter at Airflusal Forspiro ble introdusert på det norske markedet begjærte GSK midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete for stans av markedsføring og salg av denne på grunnlag av brudd på markedsføringsloven (mfl.) §§ 30 og 25. Dette ikke ble tatt til følge, og den påfølgende anken ble senere trukket.

GSK anla deretter søksmål for Oslo tingrett med samme krav som i forføyningssaken, men denne gangen på grunnlag av både innarbeidede varemerkerettigheter og brudd på mfl. § 25. Oslo tingrett gav ikke GSK medhold, og avgjørelsen ble senere påanket og opprettholdt av Borgarting lagmannsrett.

I GSKs anke til Høyesterett var anførslen om brudd på markedsføringsloven §25 frafalt. Av større prinsipiell interesse var også anførslene vedrørende innarbeidelse av varemerke endret fra at fargen lilla var innarbeidet i sin alminnelighet, til at to nærmere angitte lillanyanser, Pantone 2587C (mørk lilla), og den lysere Pantone 2573C (Sandoz’ lilla). Sistnevnte lillanyanse er tilsvarende den som brukes på Airflusal Forspiro, men har ikke vært brukt av GSK.

GSKs Seritide (Diskus) til venstre og Sandoz' Airflusal Forspiro til høyre.
Kilde: dagensmedisin.no

Høyesteretts avgjørelse

Innledningsvis slo Høyesterett kort fast at GSK ikke kunne ha innarbeidet lillanyansen Sandoz’ lilla når de aldri hadde brukt denne nyansen selv (premiss 50).

Høyesterett gikk deretter over til å behandle innarbeidelse av mørk lilla etter varemerkeloven (vml.) § 3 (3) første setning. GSK hadde i denne forbindelse angivelig anført i anken at dersom denne nyansen var innarbeidet så måtte følgen være at Sandoz måtte forbys å markedsføre og selge også fargenyanser som leger og farmasøyter ikke evner å skille fra mørk lilla. Høyesterett var ikke enig i dette, og pekte på at dette ville innebære en foregripelse av lagmannsrettens eventuelle inngrepsvurdering dersom Høyesterett skulle komme til at mørk lilla var innarbeidet. En slik inngrepsvurdering måtte eventuelt gjøres av lagmannsretten med utgangspunkt i mørk lilla som innarbeidet varemerke (premiss 51).

Ved innarbeidelsesvurderingen viste Høyesterett til utgangspunktet fra Gule Sider-avgjørelsen om at de absolutte registrerbarhetsvilkårene i vml. § 14 (2) bokstav a) for registrering av varemerker også er relevante for vurderingen av om et merke er innarbeidet som noens ”særlig kjennetegn” (premiss 58). Som kjent innebærer disse registrerbarhetsvilkårene at et merke ikke kan registreres som varemerke dersom det utelukkende består av tegn som angir varens art, mengde eller andre egenskaper ved varen.

I Gule Sider slo Høyesterett, under henvisning til EU-domstolens avgjørelser i Chiemsee premiss 44 og 47, fast at et det skal mye til for at et deskriptivt merke skal anses innarbeidet, men at dette må bero på en samlet vurdering. Selv om innarbeidelse av varemerker ikke er regulert i EUs varemerkedirektiv, viste Høyesterett (med henvisninger til Gule Sider og Pangea) til at harmoniseringshensyn tilsier at også praksis fra EU-domstolen vil være relevant ved denne vurderingen (premiss 61).

På grunnlag av denne praksisen oppstilte Høyesterett det nokså selvsagte utgangspunkt om at det er adgang til å innarbeide farger som varemerker også i Norge, men at dette skal mye til (premiss 62-65).

Høyesterett vurderer etter dette det angivelige fargekodesystemet som både tingretten og lagmannsretten kom til at hadde etablert seg for astma- og KOLS-inhalatorer (premiss 68).

Til GSKs anførsel om at fargen lilla ikke har vært brukt konsistent i et slikt fargekodespråk viser Høyesterett, under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i Doublemint, til at selv om bruk av fargekoder kan tjene en viktig funksjon som veileder for forbrukere, så tilsier ikke dette i seg selv at friholdelsesbehovet gjør seg særlig gjeldende (premiss 72-73).

Høyesterett viste deretter til at GSKs bruk av mørk lilla i markedsføringen av Seretide ikke har vært konsekvent, og at dette taler sterkt for at det i sin alminnelighet ikke er skapt noen assosiasjon mellom mørk lilla og GSK (premiss 74-75). Selv om Høyesterett tilsynelatende åpner for at et fargemerke etter omstendighetene også kan ha blitt innarbeidet som ”noens særlige kjennetegn” også ved en viss variasjon, kan dette ikke være aktuelt hvor bruken (etter Høyesteretts syn) har vært så sterkt varierende og ubevisst som fra GSK i dette tilfellet. Høyesterett peker også i denne forbindelse på at flere av GSKs konkurrenter i lys av fargekodespråket også markedsfører tilsvarende typer preparater i fargen lilla (premiss 76). I den forbindelse bemerker dette immaterialrettstrollet at, ut fra en slik betraktning, vil det å anføre innarbeidelse av flere nyanser av en farge (som GSK hadde gjort i denne saken) i seg selv kunne tale mot innarbeidelse av hver enkelt farge.

Høyesterett uttaler deretter at ved den nærmere interesseavveining vil hensynet til beskyttelse av den opparbeidede goodwillverdi for innehaver av et innarbeidet kjennetegn ha begrenset betydning i møte med friholdelsesbehovet der kjennetegnet kun vil ha begrenset betydning for kjøpers beslutningsprosesser. Det vises i denne forbindelse til hovedregelen i blåreseptforskriften § 7 (3) om at leger skal foreskrive pasienten det billigste preparatet (premiss 77).

Hvem har innflytelse på kjøpsbeslutningen her?
Kilde: utdanning.no

Høyesterett går så inn på en omfattende vurdering av den relevante omsetningskretsen for innarbeidelsen. GSK hadde anført at omsetningskretsen kun bestod av leger og farmasøyter, mens Sandoz hevdet at sluttkunden (pasienten) også inngikk i denne. Ved denne vurderingen tar Høyesterett utgangspunkt i formålet med reglene om innarbeidelse av varemerker, slik at spørsmålet er hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning (premiss 85).

Høyesterett viste her særlig til at pasienten jf. blåreseptforskriften § 8 (3) har det siste ordet når det gjelder hvilket preparat (av flere likeverdige) denne ønsker foreskrevet, og at dette taler sterkt for at pasienten inngår i omsetningskretsen. Høyesterett viser deretter til prinsippene fra EU-domstolens avgjørelser i Björnekulla og Travajan som gir anvisning på når det ikke kan utelukkes at pasientene vil påvirke valget av preparat så inngår pasienten i omsetningskretsen, selv om legen vil kunne utøve stor innflytelse på valget i sin funksjon som mellommann (premiss 82 – 91).

Høyesterett uttaler videre at leger, farmasøyter og pasienter må anses som èn samlet omsetningskrets ettersom disse gruppene er aktører i et og samme marked, og at en særrett i slike tilfeller vil fungere som en særrett for all markedsføring innenfor den relevante omsetningskretsen (premiss 92).

Selv om Høyesterett viser til at kunnskapsnivået som er målt ved de innhentede markedsundersøkelsene ”neppe [vil] være tilstrekkelige for innarbeidelse av varemerkerett”, går ikke Høyesterett nærmere inn på denne vurderingen. Høyesterett viser i stedet til at metodikken som er anvendt i markedsundersøkelsene er uegnet til å klargjøre i hvilken grad nyansen mørk lilla oppfattes som et særlig kjennetegn (premiss 93-94). Høyesterett uttaler også i denne forbindelse at det ikke kan legges til grunn en alminnelig akseptert metode ved gjennomføringen av markedsundersøkelser, men at betydningen av disse må avgjøres konkret ut fra om undersøkelsen er egnet til å illustrere at et merke er kjent som noens særlige kjennetegn.

Det sentrale ved Høyesteretts kritikk av de innhentede undersøkelsene i denne saken synes å være at resultatet fra undersøkelsene like gjerne kan skyldes kunnskap om både fargebruk og om hvilket selskap som produserer det aktuelle medikamentet, i motsetning til en produsents ”særlige kjennetegn” (min understrekning) som kreves for innarbeidelse (premiss 95). Høyesterett presiserer i den forbindelse at ”undersøkelsene sier noe om hvor mange som forbinder lilla inhalatorer med en bestemt leverandør, men … [at dette ikke gir) noe grunnlag for å slutte at lilla oppfattes som et varemerke”. Høyesterett viser i denne forbindelse særlig til ”fargekodespråket” og at det særlig i lys av dette er mest nærliggende (særlig for farmasøyter og pasienter) at svarene i undersøkelsen reflekterer kunnskap om preparatet Seretide, at inhalatoren er lilla i to nyanser og at GSK er produsent (ikke direkte fra at produktet er mørk lilla til at produsenten er GSK (premiss 98 - 99).

Etter Høyesteretts syn er bildet noe mer sammensatt for leger, men finner det likevel bevist (særlig under henvisning til en erklæring avgitt for Høyesterett av en av de fremste ekspertene på området) at mørk lilla ikke oppfattes som ”noens særlige kjennetegn” jf. vml. § 3 (3) første setning, selv assosiasjonen mellom mørk lilla og GSK for denne gruppen etter omstendighetene kan være noe sterkere (premiss 102).

Høyesterett konkluderte etter dette med at mørk lilla ikke er godt kjent blant den relevante omsetningskretsen av leger, farmasøyter og pasienter som GSKs særlige kjennetegn, og anken ble dermed forkastet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Adventstiden symboliseres som kjent av fargen lilla, og (uten sammenligning for øvrig) skal fargen angivelig fra gammelt av symbolisere bot, synd, anger, alvor og ånd. Det var nok neppe noe av dette Høyesterett hadde i tankene når avgjørelsen ble publisert nå midt i desember, men det er uansett første gang Høyesterett tar stilling til rene farger som varemerker (uansett grunnlag), og det har derfor vært knyttet en viss spenning til adgangen for å innarbeide slike merker etter norsk rett.

I lys av den omfattende praksisen fra EU-domstolen og andre EU-land om slike merker, er det ikke overraskende at Høyesterett legger til grunn den samme strenge tilnærmingen til adgangen for innarbeidelse av slike merker i Norge (selv om denne i stor grad er opp til statene selv å bestemme).

Når det gjelder Høyesteretts vurdering av Sandoz’ lilla, så synes utgangspunktet om at innarbeidelse forutsetter egen bruk isolert sett riktig. Dette immaterialrettstrollet har ikke innsikt i den nærmere argumentasjonen fra GSK enn det som er gjengitt i dommen, men argumentet synes å være at når det er snakk om to svært like nyanser (lys lilla og Sandoz’ lilla), så vil også (nærliggende) nyanser som ikke er brukt være innarbeidet.

For registrerte (farge)merker gjelder som kjent et krav om grafisk gjengivelse jf. vml. § 14 (1), og EU-domstolen har blant annet i Libertel vist til at deponering av internasjonalt anerkjente fargekoder (eksempelvis Pantone) vil være tilstrekkelig i denne sammenheng. Det kan ikke oppstilles et like strengt krav for innarbeidede merker. På den annen side gjelder beskyttelsen av et innarbeidet merke slik det er brukt, verken mer eller mindre. Etter immaterialrettstrollets syn er det derfor ikke gitt at GSKs bruk av lys lilla utelukker at merket også er innarbeidet for Sandoz’ lilla, og det kan derfor stilles spørsmål ved om Høyesterett burde tatt nærmere stilling til dette. På bakgrunn av Høyesteretts vurdering av hvorvidt nyansen mørk lilla var innarbeidet som varemerke må det imidlertid antas at konklusjonen ville blitt den samme også for Sandoz’ lilla.

Når det gjelder vurderingen av nyansen mørk lilla, så synes det som at Høyesterett sondrer (og etter dette immaterialrettstrollets syn helt korrekt) mellom det at omsetningskretsen (i) forbinder mørk lilla med èn produsent; og (ii) mørk lilla oppfattes som èn produsents varemerke. Høyesterett kommer til at markedsføringsundersøkelsene gir dekning for (i), men ikke (ii). Ettersom (ii) er et krav for innarbeidelse av et varemerke etter norsk rett konkluderer derfor Høyesterett med at mørk lilla ikke er innarbeidet som varemerke for KOLS- og astmainhalatorer.

Det kan uansett stilles spørsmål ved om Høyesterett ville funnet det godtgjort at omsetningskretsen forbinder mørk lilla som èn produsents (GSKs) varemerke dersom markedsundersøkelsene hadde vært gjennomført på en måte som var mer egnet til å demonstrere innarbeidelse av fargen som GSKs varemerke blant omsetningskretsen. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning legger Høyesterett svært mye vekt på det etablerte uformelle fargekodesystemet for den aktuelle typen varer, og de sterke friholdelseshensyn som gjør seg gjeldende i lys av dette (og for fargemerker mer generelt).

***

To av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang og Yngve Øyehaug Opsvik, arbeider (eller har arbeidet) for Advokatfirmaet Grette som har bistått GlaxoSmithKlein AS i denne prosessen. Ingen av dem har vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.