KFIR: Oslo kommunes nektes å registrere Vigelands åndsverk som varemerker fordi slik registrering må anses å stride mot offentlig orden

KFIR avsa 13.11.17 avgjørelse i sak forente saker 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/0015416/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/00154 Vigeland. KFIR opprettholdt her Patentstyrets nektelse av registering av flere av Gustav Vigelands verker som varemerker i en rekke klasser som hadde mer eller mindre direkte tilknytning til utnyttelse av verkene som kunstverk (registrering ville for eksempel i praksis gitt Oslo kommune enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen). 

KFIR går imidlertid lengre, og nekter registrering av alle søknadene som retter seg mot tegn som retter seg mot åndsverk som har falt i det fri, fordi slik registrering vil stride mot offentlig orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette begrunnes i at Vigelands verker må anses å være av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

Varemerkesøknad
201400304

Som immaterialrettstrollet tidligere har skrevet om (her og her) søkte Oslo kommune i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken. Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål som Vigeland-søknadene, og disse er derfor satt i bero inntil Vigeland-sakene er endelig avgjort.

Patentstyret tillot i sin behandling av saken i hovedsak registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av «Sinnataggen» innebar dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker.

Et utvalg av sakene ble påklaget til KFIR, som valgte å oversende seks spørsmål til EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken (omtalt av IPtrollet her). EFTA-domstolen avsa 6.4.17 dom i saken (E-5/16, omtalt av IPtrollet her).

KFIRs avgjørelse

EFTA-domstolen la til grunn at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) (EFTA-domstolens dom punkt 88). Et slikt merke kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse». Hvorvidt dette er tilfellet påvirkes av omstendighetene i den EØS-staten hvor det aktuelle publikum befinner seg (EFTA-domstolens dom punkt 89).

Det ble påpekt at visse kunstverk kunne ha en særskilt status som fremtredende deler av en nasjons kulturarv, for eksempel som et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan også bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Det kunne derfor ikke utelukkes at varemerkeregistrering av et kunstverk kan bli oppfattet som støtende av den gjennomsnittlige forbruker i den aktuelle EØS-stat, og dermed egnet til å vekke forargelse (EFTA-domstolens dom punkt 92).

Ved spørsmålet om varemerkeregistrering kan være i strid med hensynet til «offentlig orden», fremhevet EFTA-domstolen at det sistnevnte begrepet viser til prinsipper og standarder som anses å være av grunnleggende betydning for staten og samfunnet som helhet (EFTA-domstolens dom punkt 94). Domstolen fremhevet at varemerkeregistrering bare under særlige omstendigheter kan nektes på dette grunnlaget. Dette kan være tilfellet der registrering av et kunstverk i det fri anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv (EFTA-domstolens dom punkt 96).

Varemerkesøknad
201207491A

KFIR fremhevet at de åndsverk etter EFTA-domstolens avgjørelse punkt 66, i utgangspunktet må anses frie og at opphavsretten utgjøre et unntak fra dette (punkt 16). Når opphavsretten utløper bør allmennheten derfor igjen stå fritt til å benytte disse verkene. Åndsverk kan imidlertid ha en kjennetegnsfunksjon, og det bør i utgangspunktet være mulig å oppnår varemerkebeskyttelse av åndsverk for å ivareta varemerkets vesentlige funksjoner (punkt 17).

I helt spesielle situasjoner kan imidlertid interessen i å varemerkeregistrere åndsverk komme i konflikt med de hensyn som begrunner at den opphavsrettslige vernetiden er begrenset (punkt 18). Spesielt vil konkurransehensyn, i den forstand at den konkurransebeskyttelsen opphavsretten gir må ansess uttømt etter vernetidens utløp anses relevant. I tillegg kommer de mer ideelle interessene i at opphaverens eller verkets renommé ikke skades. Selv om denne interessen ivaretas av åndsverkloven § 48, vil den også kunne være relevant ved spørsmålet om åndsverket kan registreres som varemerke, særlig ved spørsmålet om en registrering er i strid med offentlig moral (punkt 18).

Her kan det være situasjoner hvor varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri kommer i konflikt med de hensyn som begrunner begrensninger i den opphavsrettslige vernetiden (punkt 19). Dette vil kunne være tilfellet der varemerkeinnehaver i realiteten utnytter verkets verdi som åndsverk eller utelukkende søker varemerkebeskyttelse for å skaffe seg en alternativ rettsbeskyttelse. I den grad varemereregistreringen bare fyller en slik funksjon går den ut over varemerkerettens funksjon, og ivaretar i stedet funksjoner som skal være frie etter utløpet av opphavsrettens vernetid (punkt 19).

EFTA-domstolen fremhever at i sin avgjørelse at varemereregistrering av et tegn som består av et kunstverk ikke kan anses å stride mot offentlig orden når merket kan nektes registrering av andre grunner (EFTA-domstolens dom punkt 99). KFIR påpeker imidlertid at særpregskravet ikke hindrer registrering dersom særpreg oppnås gjennom bruk (punkt 21). I tillegg kan anvendelse av de alminnelige nektelsesgrunnene føre til vanskelige grensedragningsspørsmål, for eksempel i relasjon til hvilke varer og tjenester merket skal registerers for og knyttet til spørsmålet om den ytre formen på et kjennetegn tilgjører varen betydelig verdi (punkt 21).

Varemerkesøknad 201315782

KFIR legger derfor til grunn at det foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at registrering av Vigelands verker som varemerker må anses å stride mot offentlig orden (punkt 23). Det fremheves at både kunstneren Gustav Vigeland og Vigelandsannlegget må anses å tilhøre vår felles kulturarv. Ved å tilegne seg eneretten til verkene som inngår i Vigelandsanlegget i uoverskuelig fremtid,, vil Oslo kommune stå i en konkurransemessig svært fordelaktig stilling sammenlignet med andre næringsdrivende. Og denne stillingen må tilskrives den særegne kulturelle verdien som verkene har (punkt 24). Med dette slipper man kostnader ved å utvikle no eget, og har et forsprang på andre næringsdrivende i den forstand at kjennetegnet allerede er kjent som kunstverk og derigjennom forbindes med noe positivt (punkt 24). Videre vil varemerkeregistrering av verkene potensielt kunne begrense allmenhetens frie tilgang til verkene (punkt 24).

Ikke bare slipper man kostnader ved å utvikle noe eget, men man starter med et stort forsprang fremfor andre næringsdrivende idet kjennetegnet allerede er kjent i seg selv som kunstverk og forbindes med noe positivt. Man trenger ikke selv starte fra begynnelsen og lære opp forbrukerne til å kjenne igjen kjennetegnet og i tillegg skape den positive følelsen som et varemerke behøver for å skape en gjenkjøpseffekt. Videre vil også varemerkeregistrering av verkene selv for visse varer eller tjenester innebære at de aktuelle kunstverk tas ut av det fri, og vil potensielt kunne begrense allmenhetens frie tilgang til verkene.

KFIR fremhevet riktignok at Oslos kommune ønske om varemerkeregistrering for å fortsatt ha kontroll over Vigelands verk, blant annet som følge av det arbeidet man har nedlagt for å fremme kulturarven etter Gustav Vigeland, på én måte var forståelig (punkt 25). Et slikt ønske ivaretar imidlertid ingen legitim interesse som er beskyttet av varemerkeloven (punkt 25). Tvert imot la KFIR til grunn at dette ville stride mot de hensyn som begrunner begrensninger i vernetiden for Vigelands verk og slik sett de grunnleggende samfunnsinteressene som ligger i dette (punkt 25).

På bakgrunn av at de søkte varemerkene gjengir kunstverk av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn, anses registreringen å være i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a (punkt 15 og 26).

Immaterialrettstrollets betraktninger

Varemerkesøknad
201303786

Med avgjørelsen i Vigeland-saken gir KFIR klart uttrykk for at et åndsverks «kulturelle verdi» eller «verkets verdi som åndsverk» ikke uten videre kan belegges med en enerett gjennom varemerkeregistrering når vernetiden har utløpt. Vilkårene som oppstilles for å nekte registrering fordi registrering er i strid med offentlig orden er imidlertid relativt strenge. Det er sentralt i KFIRs begrunnelse at Vigelands kunst er av «helt spesiell kulturell verdi». Dette gjør for eksempel at Oslo kommunes søknader som gjengir Edvard Munchs malerier som er stilt i bero inntil Vigeland-sakene nå er avgjort, åpenbart også  må nektes registrert. Det samme gjelder flere andre «Munch-søknader» fra andre søkere. Det var ikke nødvendig for KFIR å presisere om dette er et absolutt vilkår, men den omstendighet at varemerkeregistreringen må være i strid med «samfunnsmessige hensyn» tilsier uansett at listen bør legges ganske høyt, og at det bare er svært kjente verk som kan unntas fra varemerkebeskyttelse fordi registrering vil stride mot offentlig orden.

KFIR skiller riktignok ikke mellom Vigelands ulike verk, men drar alle over én kam. KFIR er inne på dette i punkt 23, når det uttales at «ikke alle av Vigelands verk er like kjente». Det fremheves riktignok i fortsettelsen at «[b]åde kunstneren Gustav Vigeland og Vigelandsanlegget må anses å tilhøre vår felles kulturarv. Vigeland innehar en særstilling blant norske billedhuggere» (kursivert her). At kunstneren har en særskilt stilling, tilsier imidlertid ikke at alle hans verker har stor kulturell verdi. Her hadde det muligens vært på sin plass og sondre mellom de ulike verkene. Selv om «Sinnataggen» og «Monolitten» åpenbart har stor kulturell verdi, er det ikke gitt at samtlige av Vigelands smijernsporter har det.

Patentstyret hadde som nevnt tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. KFIR tar i sin vurdering av om registreringen er i strid med offentlig orden ikke i betraktning hvilke klasser merkene kreves registrert i. Det kan her innvendes at man ikke legger beslag på en så stor del av et verks kulturelle verdi gjennom registrering i klasse 28 for spill og leketøy som man gjør i klasse 14 og 6 for varer av edelt og uedelt metall og klasse 16 for trykksaker.

Varemerkesøknad: 201212240

KFIRs løsning er imidlertid utpreget pragmatisk. Som KFIR også påpeker vil de alminnelige nektelsesgrunnene nettopp gi opphav til vanskelige grensedragningsspørsmål knyttet til hvilke varer og tjenester merket skal registreres for (punkt 22). Dette ungår man ved å se bort fra hvilke klasser merket kreves registrert i. I den grad dette vil gjøre det vanskeligere å få registrert kunstverk som varemerker, avhjelpes dette i stor grad av at man legger listen ganske høyt for hvilke verk som anses å ha «stor kulturell verdi».

Kjernen i KFIRs resonnement er likevel at man ikke skal kunne registrere et verk som varemerke som «i realiteten utnytter verkets verdi som åndsverk og dermed funksjoner som det er meningen skal falle i det fri når den opphavsrettslige vernetiden utløper og på den måten skaffer seg uberettigete konkurransefordeler» (punkt 19). Dette må veies opp mot verkets evne til å fungere som varemerke. KFIR sier ingenting om situasjoner hvor et åndsverk oppfyller alle funksjoner som varemerke, men likevel har en kulturell verdi som går videre enn dette. Dette vil typisk kunne være tilfellet for verk som er fremstilt med et kommersielt formål og som parallellt er utnyttet både som åndsverk og varemerker. Det vil ikke uten videre være rimelig om slike verk skal miste vern som varemerke. Disney må for eksempel kunne opprettholde sine registreringer av Mikke Mus som varemerke også etter at Mikke opphavsrettslig har falt i det fri. Åndsverk i det fri bør derfor bare være utelukket fra varemerkeregistrering i tilfeller hvor  registreringen i overveiende grad innebærer at man får en enerett til verkets kulturelle verdi.

Oslo kommune argumenterte imidlertid tilsynelatende for at de selv sto i en lignende situasjon som Disney gjennom å ha «forvaltet rettighetene til Vigelands kunst på eksklusivt grunnlag siden 1921», og derfor kunne «likestilles med kunstneren selv». Situasjonen er imidlertid ikke helt parallell, da Oslo kommunes avtale med Vigeland har begrenset kommunens adgang til kommersiell utnyttelse av Vigelands kunst før opphavsrettens utløp. En offensiv kommersiell bruk ville også etter omstendighetenen kunne ha kommet i konflikt med det formål Oslo kommune åpenbart har hatt med å gjøre Vigelands verker tilgjengelig for allmennheten.

Dette innebærer at den bruk som Oslo kommune og tilsvarende institusjoner, som museer og lignende, gjør av svært kjente åndsverk sjelden vil være av en slik karakter at de oppfyller alle funksjoner som varemerke. Denne manglende muligheten for varemerkebeskyttelse etter vernetidens utløp vil kunne gjøre at museer får færre incentiver til å fremheve ukjente kunstnere, og gjøre disse kjente. Det kan riktignok stilles spørsmål om hvor stor betydning dette har, all den tid at museer gjerne vil ha andre incentiver til å drive sin virksomhet. I alle tilfelle bør hensynet til allmennhetens utnyttelse av verk med «helt spesiell kulturell verdi» etter vernetidens utløp veie tyngre. I alle fall dette immaterialrettstrollet tenker at det i så fall er en ganske rimelig løsning. 

Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, har vært prosessfullmektig for Oslo kommune for KFIR. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.