EU-domstolen avsa 27.9.2017 dom i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben. Det ble her lagt til grunn at et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet, jf. designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). Forutsetningen er at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.
 |
| Nunchuck og Wii remote |
Spillselskapet Nintendo produserte og solgte frem til 2013 spillkonsollen Nintendo Wii. Selskapet er innehaver av flere EU-design knyttet til Wii, blant annet Wiis fjernkontroll, tilbehøret til denne – den såkalte «Wii Motion Plus», håndkontrollen «Nunchuck», og tilbehøret «Balance Board». Selskapet Big Ben fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Wii. Disse markedsføres blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design.
Nintendo anla søksmål mot Big Bens selskaper i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf med påstand om at denne bruken innebar inngrep i deres registrerte design. Retten traff avgjørelse som ga Nintendo medhold, men ikke fult ut. Begge parter anket derfor til Oberlandesgericht Düsseldorf som stilte spørsmål til EU-domstolen om
designforordningen (forordning 6/2002) artikkel 20 nr. 1 bokstav c må forstås slik at den gir anledning til å avbilde et registrert design ved salg av tilbehør, og hva som i så fall er de nærmere kriteriene for dette.
Det ble videre stilt spørsmål knyttet til domstolens stedlige kompetanse og spørsmålet om hvor inngrepet «finner sted» etter Roma II-forordningen artikkel 8 nr. 2. Dette er spørsmål som Immaterialrettstrollet (forhåpentligvis) vil komme tilbake til ved en senere anledning.
EU-domstolens avgjørelse
 |
| BigBen balansebrett til Wii |
Etter
designforordningens artikkel 20 nr. 1 bokstav c er en «ettergjørelse» av et registrert design lovlig dersom det skjer «i citatøjemed eller til undervisningsbrug, for så vidt sådanne handlinger er forenelige med god forretnings- skik og ikke i urimeligt omfang skader den normale udnyt- telse af designet, og såfremt kilden angives.» (Den tilsvarende artikkel 13 nr. 1 bokstav c i
designdirektivet (direktiv 98/71/EF) er gjennomført i
designloven § 10 nr. 3.)
EU-domstolen slo fast at den todimensjonale gjengivelsen i form av bilde i reklame av det registrerte tredimensjonale produktet klart nok måtte anses som en «ettergjørelse» (punkt 69). Selv om EU-domstolen bruker uforholdsmessig mye plass på spørsmålet, kan det heller ikke anses tvilsomt at at gjengivelse i reklame må anses å skje «i citatøjemed» (punkt 70-77). Immaterialrettstrollet vil mene at bestemmelsens oppbygning i det hele tatt tilsier at «citatøjemed» forstås vidt, og at eventuelle begrensninger i sitatretten drøftes som en del av kravet til «god forretningsskikk» og «den normale utnyttelsen av designet».
Mer interessant er drøftelsen av innholdet kravet til sitat i samsvar med «god forretningsskikk». EU-domstolen legger her til grunn at dette må forstås på samme måte som uttrykket «i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik» i
varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 6 nr. 1 bokstav c (punkt 79). Bestemmelsen gir rett til bruk av en annens varemerke ved salg og markedsføring av tilbehør og reservedeler (bestemmelsen er gjennomført i
varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav c). Forutsetningen er at dette gjøres på en måte som er lojal i forhold til merkehavers legitime interesser, jf.
C-228/03 Gillette (punkt 79).
En gjengivelse i sitatøyemed anses etter dette å ikke være i samsavar med god forretningsskikk hvis 1) gjengivelsen har skjedd på en måte som kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver; 2) sitatet innebærer en tilsidesettelse av de rettigheter designhaver har etter
forordningen artikkel 19 eller 3) sitatet innebærer en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé (punkt 80).
Det første kriteriet utdypes i
C-63/97 BMW punkt 51, og innebærer at sitatet ikke må gi inntrykk av at det består en særlig forbindelse mellom den som siterer og designhaver.
Det andre kriteriet er det derimot vanskeligere å få tak på. Dette blir på mange måter klarere dersom man anvender EU-domstolens opprinnelige formulering fra
C-228/03 Gillette, hvor det gis uttrykk for at det ikke er i samsvar med god forretningsskikk å fremstille det markedsførte produktet som en imitasjon eller kopi av det varemerkeregistrerte produktet.
Dette utdypes videre i det tredje kriteriet, hvor det er en forutsetning at sitatet ikke må utgjøre en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé.
Det andre og det tredje kriteriet i hva som utgjør «god forretningsskikk» fungerer dermed som en slags presisering av det andre kravet i f
orordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (
dsl. § 10 nr. 3) om at sitatet ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen. Formålet med dette kravet er ifølge EU-domstolen er å forhindre at gjengivelse i sitatøyemed påvirker designhavers økonomiske interesser negativt (punkt 82). Forordningen krever riktignok at bruken «i urimelig grad» skader den normale utnyttelsen. Dette kommenteres ikke nærmere av EU-domstolen, men formuleringen trekker i alle fall isolert sett at ikke enhver negativ påvirkning av designhavers økonomiske interesser er relevant.
Det tredje kravet i
designorordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (
dsl. § 10 nr. 3) er at kilden oppgis. EU-domstolen påpeker at forordningen ikke angir hvordan slik kildeangivelse skal finne sted (punkt 83). EU-domstolen legger imidlertid til grunn at kravet til kildeangivelse vil være oppfylt dersom angivelse gjør det mulig for en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker å identifisere opprinnlsen til produktet som svarer til EU-designet (punkt 84). I lys av dette måtte en angivelse av kilden i form av bruk av Nintendos registrerte varemerker anses å oppfylle dette (punkt 85). En forutsetning er imidlertid at denne merkebruken også var i samsvar med varemerkerettslige regler (punkt 85).
Immaterialrettstrollets betraktninger
Forarbeidene til
designloven, som gjennomfører
designdirektivet, er svært knappe hva angår vilkårene for å sitere registrerte design. I litteraturen har bestemmelsen imidlertid blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i
åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 111 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk» har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i
åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (
Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79).
EU-domstolens avgjørelse i
C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design. Sitat av åndsverk i reklameøyemed vil for alle praktiske formål ikke være i samsvar med «god skikk» etter
åvl. § 22. Sitat etter
designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c kan derimot godt skje til reklameformål, så lenge dette skjer i samsvar med god forretningsskikk og ikke skader den normale utnyttelsen av designet.
På samme måte er det klart at retten til kildeangivelse ikke er noen opphavsrettslig «farskapsrett», men bare et krav til angivelse som skal identifisere opprinnelsen til produktet som svarer til designet. Kravet til kildeangivelse blir da på en måte en presisering av kravet til at sitatet ikke skal gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom innehaver av designet og den som siterer.
Avgjørelsen bekrefter på mange måter at designretten er en industriell rett snarere enn en kunstnerisk rett. Og selv om opphavsretten også har krav til at sitat må skje i samsvar med «god skikk» og krever navngivelse, er den rettslige overføringsverdien til designretten liten.
