NKU: Bank Norwegians kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Internett er i strid med god forretningsskikk

Næringslivets konkurranseutvalg avsa nylig avgjørelse i sak 6/2017, hvor det ble konkludert med at Bank Norwegians kjøp av sine konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord var i strid med markeds­førings­loven § 25 om god forretningsskikk nærings­drivende imellom. Immaterialrettstrollet kan riktignok mye om Internett, men mindre om søkeord og enda mindre om kjøp av dem. Han har derfor bedt Sebastian Stigar, som nylig har skrevet masteroppgave om emnet, om å skrive en kommentar til saken.

Søkemotorselskaper selger søkeord gjennom sine tjenester, fortrinnsvis til næringsdrivende som ønsker klikk til sine internettsider. Et slikt kjøp medfører at den næringsdrivende kan komme blant de fire øverste annonseplassene i resultatfeltet til det aktuelle søkemotorselskapet. Hvorvidt man kommer blant annonseplassene er avhengig av budpris samt hvor relevant annonsen er i forhold til det enkelte søket. I praksis kjøper ikke næringsdrivende bare generiske søkeord, men også konkurrenters varemerker og foretaksnavn. Varemerkeretten regulerer i liten grad kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord. I Interflora-saken (sak C-323/09), uttalte EU-domstolen at dette «i princippet vedrører en sund og loyal konkurrence». Spørsmålet som reiser seg er på bakgrunn av dette om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord likevel kan anses å være i strid med markeds­førings­loven. Problem­stillingen er omdiskutert, og gjeldende rett er uavklart.

NKUs nye uttalelse i sak 6/2017 reiser spørsmål ved om Bank Norwegians praksis knyttet til kjøp av klagernes foretaksnavn/varemerke som betalt søkeord på Internett, utgjør en handling som er i strid med markeds­førings­loven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Bakgrunnen for saken er at en rekke banker som tilbyr finansiering til privatkunder, klagde Bank Norwegian inn for Konkurranseutvalget etter at Bank Norwegian hadde kjøpt deres varemerker/foretaksnavn som søkeord. Saken reiser seg i en bransje der søkeordannonsering er en svært viktig markedsføringskanal. Som eksempel kan det vises til at klikkprisen for søkeordet ”forbrukslån” kan nå opptil 800 kroner.

Eksempel på søk i Google med søkestrengen "Teppeabo"

Konkurranseutvalget videreførte i Bank Norwegian-saken sin tidligere konklusjon fra Teppeabo-saken (sak 12/2012), og konkluderte med at kjøp av konkurrenters kjennetegn utgjør en handling i strid med markeds­førings­loven § 25. Både i konklusjon og argumentasjon er sakene sammen­fallende. Begrunn­elsen i Teppeabo-saken fokuserer i stor grad på at den goodwill som tilskynder internettbrukeren til å taste inn deres kjennetegn som søkeord, er en beskyttelsesverdig interesse. I Bank Norwegian-saken fremgår det at «utnyttelse av denne opp­arbeidede goodwill knyttet til andres kjennetegn uten egne kostnader utover betaling til leverandøren av søketjenesten, er etter Konkurrans­eutvalgets syn en snylting på andres innsats».

Det er ikke tvilsomt at markedsføringsloven kan utfylle varemerkeloven i saker om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord (jf. Rt. 1998 s.1315 (Is­krem­dommen)). Markedsføringslovens utgangspunkt er imidlertid fri konkurranse mellom aktørene på markedet, og det er derfor ikke gitt at enhver bruk av konkurrenters kjennetegn bør anses å være i strid med god forretnings­skikk." Kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord har også en positiv side, fordi det fremmer konkurransen på markedet og er positivt for forbruker som får et potensielt bedre og bredere tilbud. Utvalget drøfter imidlertid ikke denne siden ved kjøp av konkurrenters kjennetegn som internettsøkeord, men fokuserer utelukkende på den tilsynelatende snylting på konkurrentenes goodwill slike kjøp innebærer.

Et raskt blikk til våre naboland viser også at det ikke uten videre er gitt at kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord bør innebære et brudd på markeds­førings­loven. I svensk rett legger Marknadsdomstolen i sak C 26/11 til grunn at problem­stillingen er om en gjennomsnitts­forbruker klarer å skille mellom det betalte resultatfeltet og det organiske resultatfeltet. Konklusjonen ble at kjøp av konkurenters kjennetegn som søkeord ikke var i strid med svensk markeds­førings­lov. Selv er jeg av den oppfatning at de fleste vet at de øverste annonsene i resultatfeltet hos Google, er betalte annonser. Hos noen av de mindre søkemotortjenestetilbyderne er riktignok skillet mellom annonser og organiske treff mindre tydelig. 

I tysk rett la BGH i I ZR 188/13 (Rolex) til grunn at kjøp av søkeord ikke bare er lovlig, men at det også er en rettighet. Dersom søkemotortjenestene eller kjennetegnsinnehaver motsetter seg eller motvirker at varemerker kan kjøpes av andre, vil dette kunne bli ansett som ulovlig hindring av konkurranse. Allerede i I ZR 125/07 BANANABAY II-saken kom tysk rett frem til at kjøp av konkurrenters varemerker ikke var i strid med deres varemerkerett eller markedsrett. Dansk rett går derimot i motsatt retning. I  2013 V-105-11 (Ribers-dommen) legger  Sø- og Handelsrett en til grunn at kjøp av konkurenters varemerker som søkeord ”medfører en urimelig markedsmæssig fordel” i strid med dansk markeds­førings­lov. Det gis imidlertid ingen utførlig begrunnelse for resultatet, utover at kjøp av søkeord må anses som en urimelig utnyttelse av innehavers innsats.

Resultatet beror i stor grad på hvordan en vekter de motstridende interessene, og løsningen er på ingen måte åpenbar. Hensynet til sunn konkurranse trekker i begge retninger. Hvis man tillater kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord, legges mer press på enkeltaktørene, som må konkurrere om kvalitet og pris, også når noen søker på deres kjennetegn. På den annen side presses søkeordprisene på kjennetegnene opp. Dette kan være ødeleggende, spesielt for små aktører som er svakt representert i det organiske resultatfeltet. Forbrukerhensynet trekker også i begge retninger. På den ene siden får forbrukere et bredere tilbud. På den annen side kan søkeresultatene bli mer uoversiktlige og mindre relevante. 

Ved en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser annonsekjøper og kjennetegnsinnehaver har, er det på den ene siden svært heldig for en annonsekjøper å kunne fremstille seg selv som et konkurrerende alternativ til kjennetegninnehaver. På den på annen side kan man argumentere for at annonsekjøper snylter på kjennetegninnehavers goodwill. 

NKUs avgjørelser om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Internett bærer imidlertid preg av en manglende analyse av disse kryssende hensynene. Det er derfor ikke gitt kjøp av slike søkeord bør innebære brudd på markeds­førings­loven § 25 og at en domstol vil komme til dette resultatet. 

Sebastian Stigar

Høyesteretts ankeutvalg: Anke i "Seretide"-saken tillatt fremmet for Høyesterett

Som de fleste immaterialrettstroll har fått med seg slo Borgarting lagmannsrett tidligere i år fast at legemiddelprodusenten Glaxosmithkline (GSK) ikke har innarbeidet fargen lilla, samt de nyanser av denne som var anført, som varemerke for KOLS- og astamainhalatorer og markedsføringsmateriell (les mer om avgjørelsen her). Lagmannsretten opprettholdt dermed Oslo tingretts avgjørelse av 29. oktober 2015 (TOSLO-2014-176078).

GSKs inhalator "Seritide"

GSK anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, og anken er nå tillatt fremmet av Høyesteretts ankeutvalg i beslutning av 14. august 2017.

Det følger av beslutningen at Høyesteretts behandling av saken foreløpig vil begrense seg til spørsmålet om det foreligger innarbeidelse av fargen lilla. 

Dersom GSK skulle få medhold i dette vil Borgarting lagmannsretts dom oppheves, og spørsmålet om det foreligger krenkelse av det innarbeidede varemerket jf. varemerkeloven § 3 (3) må behandles av lagmannsretten.

Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til vil dette være første gang spørsmål om rene farger som varemerker behandles av Høyesterett.

Oslo tingrett: Ordmerket APPEAR beskrivende for telekommunikasjonstjenester, samt apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr

Som kjent er ikke troll særlig glade i sollys, så etter en (svært) lang ferie har Immaterialrettstrollet omsider våknet fra sommerdvalen. Etter en intens vinter og vår på immaterialrettsfronten, har det naturlig nok/heldigvis vært noe roligere på nyhetsfronten gjennom sommermånedene.Rett før fellesferien slo inn for alvor avsa imidlertid Oslo tingrett dom i den såkalte ”Appear”-saken (16-183118TVI-OTIR/07). Retten kom til at ordmerket APPEAR (reg. nr. 277648) måtte kjennes ugyldig for telekommunikasjonstjenester (klasse 38) og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr (klasse 9).

En av stridens kjerner, det kombinerte merket
APPEAR TV (reg.nr. 251877) (kilde: Patentstyret)

Opprinnelig gjaldt saken et søksmål fra selskapet Appear TV AS (”Appear TV”) mot Telenor Digital AS (”Telenor Digital”) der det ble påstått at sistnevnte krenket APPEAR TVs ordmerke APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877) gjennom bruk av kjennetegnet og domenenavnet appear.in og variasjoner av dette. Subsidiært ble også brudd på markedsføringsloven §25 (god forretningsskikk) anført, men denne delen av avgjørelsen omtales ikke nærmere her.

Telenor Digital avviste dette under henvisning til at bruken var både fonetisk og visuelt forskjellig fra Appear TVs varemerker. Telenor Digital anla dessuten motsøksmål med krav om at ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV begge måtte kjennes ugyldig for de nevnte vare-og tjenesteklasser på grunn av manglende særpreg (beskrivende), noe de altså kun fikk delvis medhold i (kombinert merke opprettholdt).

Oslo tingrett var dermed uenige med KFIR, som i en avgjørelse fra 2013 kom til at tekstelementet APPEAR hadde særpreg. Det skal for ordens skyld nevnes at denne avgjørelsen ikke gjaldt saken mellom Appear TV og Telenor Digital, men et krav fra Appear TV om sletting av foretaksnavnregistreringen APPEAR AS.

Ugyldighetsvurderingen av ordmerket APPEAR

Tingretten tar først stilling til hvorvidt ordmerket APPEAR er egnet til å skille Appear TVs telekommunikasjonstjenester og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr fra andre tilbydere av tilsvarende varer og tjenester.

En situasjon der det ene nye bildet kommer frem etter det andre
(kilde: tu.no)

Dette spørsmålet blir besvart benektende under særlig henvisning til at ”Appear” er et ”vanlig brukt ord på engelsk”, og at ordet videre er ”beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram”. Friholdelsesbehovet tilsier derfor, etter rettens oppfatning, at registreringen av ordmerket av APPEAR må kjennes ugyldig for telekommunikasjonstjenester (klasse 38) og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr (klasse 9.

I forkant av denne vurderingen bemerker også retten at den relevante omsetningskretsen av den aktuelle typen varer og tjenester (i hvert fall fra Appear TV og Telenor Digital) behersker flytende engelsk, ettersom all markedskommunikasjon fra selskapene skjer på engelsk. Dette synes også å ha hatt indirekte betydning under subsumsjonen.

Ved vurderingen av det kombinerte merket APPEAR TV bemerker retten kort at de to elementene ”Appear” og ”TV” lett ville kommet i samme situasjon som alene (noe annet ville vel vært direkte selvmotsigende), men at tekstelementene og det visuelle uttrykket samlet sett innehar distinktivitet. Registreringen ble derfor opprettholdt.

Inngrepsvurderingen

Ved vurderingen av om bruken av ordet og domenet appear.in og hvor variasjoner av dette inngår krenker det kombinerte merket APPEAR TV, kom retten til at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet, og dermed ingen krenkelse (side 12).

Retten nøyer seg her med å vise til uttalelsene om ordet ”appear” ovenfor og friholdelsesbehovet, og konkluderer med at det ikke foreligger tilstrekkelig forvekslingsrisiko uten noen inngående drøftelse av dette.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Dette immaterialrettstrollet synes det er interessant å merke seg rettens rettskildebruk under gyldighetsvurderingen av ordmerket APPEAR. Høyesterett gjentok senest i den såkalte ”Pangea”-avgjørelsen (HR-2016-1993-A) at  EUIPOs ”Guidelines for Examination” også er relevant i norsk rett av hensyn til harmonisering innenfor varemerkeretten i Europa. Selv om det kan reises spørsmål ved dette prinsipielle utgangspunktet, særlig ved vurderingen av nasjonale varemerker, synes det som at retten i Appear-saken uansett trekker anvendelsen og vektingen av disse retningslinjene et skritt lenger enn i Pangea-avgjørelsen.

Dette immaterialrettstrollet mener det er betenkelig at retten i det minste ikke redegjør nærmere for hvorfor en går rett til en gjengivelse av EUIPOS retningslinjer ved denne vurderingen, særlig når flere av utgangspunktene som utledes herfra like gjerne kan utledes av mer primære rettskilder. Dette fremstår særlig betenkelig i lys av den svært omfattende bruken retten gjør i Appear-saken av EUIPOs retningslinjer ved en ugyldighetsvurdering av et norsk varemerke. Når det er sagt er det antakelig bare å merke seg denne utviklingen, særlig i de tilfeller hvor EUIPOs retningslinjer gir mer konkret veiledning enn mer primære rettskilder.

Immaterialrettstrollet undrer seg også over om ordet ”appear” virkelig er ”beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram” (side 11). Ordet må utvilsomt oversettes til ”komme til syne”, ”dukke opp” og lignende. Et spørsmål er imidlertid om ikke dette fremstår som såpass avledede karakteristikker for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varer og tjenester, at ordet ”appear” snarere spiller på egenskaper ved disse (suggestivt). Det redegjøres imidlertid ikke nærmere i dommen for denne nærhetsvurderingen mellom betegnelsen APPEAR og varene og tjenestene det er registrert for. I lys av den rettskildebruken som er omtalt ovenfor, har i hvert fall dette immaterialrettstrollet problemer med å se at dette blir riktig.

Et annet spørsmål er hvilken betydning det har ved særpregsvurderingen at noe er et ”vanlig brukt ord på engelsk” (side 11). Det er som kjent betydningen av ordet ift. de varer og tjenester merket er registrert/skal registreres for som er det sentrale ved denne vurderingen. Avgjørelsen fremstår her i beste fall som knapp når det konkluderes med at ”Ordet aleine er ikke egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres” (ibid). En bredere særpregsvurdering hadde vært på sin plass. 

Appear TV har anket avgjørelsen.

En annen relasjon hvor ting "dukker opp" og hvor ordet "appear" må anses beskrivende
for visse typer varer og tjenester? (kilde: Den Norske Opera & Ballett)