Høyesterett: Fargen lilla ikke innarbeidet varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer

Høyesteretts avsa i forrige uke dom i den såkalte «Seretide»-saken, som omhandlet spørsmålet om to nyanser av fargen lilla var innarbeidet av GlaxoSmithKline (GSK) som deres varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer (HR-2017-2356-A, sak nr. 2017/1062). I likhet med de tidligere instansene fant Høyesterett det bevist at det forelå et uformelt fargekodesystem for slike produkter, noe som synes å ha vært avgjørende for at for at nyansen mørk lilla (Pantone 2587C) ikke var innarbeidet som GSKs ”særlige” kjennetegn jf. varemerkeloven (vml.) § 3 (3) første setning for de aktuelle varene. Avgjørelsen må også leses slik at der en bestemt nyanse av en farge ikke har vært brukt av den som påberoper seg innarbeidelse (noe som var tilfellet for den andre fargenyansen), så vil innarbeidelse i utgangspunktet være utelukket.

Pantone 2587C. Kilde: oval.co.uk

Som tidligere omtalt av immaterialrettstrollet har GSK markedsført og solgt astma- og kolsinhalatoren «Seritide» siden 1999, og produktet har siden ligget blant de øverste på listen over Norges mest solgte legemidler (målt i salgsverdi). Seretide er et preparat som inneholder to ulike virkestoffer som henholdsvis bidrar til å utvide pasientens luftveier (anfallsdempende), og dempe luftveisbetennelse som pasienten har i luftveiene (betennelsesdempende). Preparatet kalles derfor et ”kombinasjonspreparat”, og kommer både som tørrpulverinhalator (omtalt som Diskus), og spayaersol. Produktet leveres i flere styrker, noe som reflekteres i fargebruken ved at lillanyansen på produktet er mørkere avhengig av styrken på preparatet.

Sandoz A/S (Sandoz) er et danske datterselskap i Sandoz-konsernet, og er produsent av generiske legemidler. Sandoz innehar blant annet markedsføringtillatelse for KOLS- og astmainhalatoren Airflusal Forspiro, som selskapet har markedsført og solgt siden mars-april 2014. Airflusal Forspiro er en generika-versjon av GSKs Seretide (anvender de samme virkestoffene i kombinasjon). Sandoz inngår i legemiddelgiganten Novartis, og det er deres datterselskap Novartis Norge AS som står for distribusjon og markedsføring av Airflusal Forspiro i Norge. Selskapet ble av denne grunnen tatt med som medsaksøkt.

Patentbeskyttelsen for GSKs kombinasjonspreparatet utløp i 2014, noe som innebar at det ble fritt frem for generiske legemiddelprodusenter (som Sandoz) å tilby sine generiske versjoner. GSK har blant annet fått registrert mørk lilla (Pantone 2587C) som varemerke i BeNeLux-landene (reg.nr. 0977861), og en grafisk gjengivelse av en Seretide-inhalator i EU (reg.nr. 003890126). En søknad om et rent EU-fargemerke for mørk lilla ble imidlertid nektet registrering av EUIPO 6. juli i år. Sistnevnte avgjørelse er påanket til EUIPOs Board of Appeal. Patentstyret nektet også opprinnelig GSKs søknad om varemerkeregistrering av mørk lilla i Norge, men saksbehandlingen er satt i bero i påvente av Høyesteretts avgjørelse i denne saken. Sandoz og GSK har også vært i konflikt i flere land angående fargen lilla som varemerke, bl.a. i Storbritannia.

Etter at Airflusal Forspiro ble introdusert på det norske markedet begjærte GSK midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete for stans av markedsføring og salg av denne på grunnlag av brudd på markedsføringsloven (mfl.) §§ 30 og 25. Dette ikke ble tatt til følge, og den påfølgende anken ble senere trukket.

GSK anla deretter søksmål for Oslo tingrett med samme krav som i forføyningssaken, men denne gangen på grunnlag av både innarbeidede varemerkerettigheter og brudd på mfl. § 25. Oslo tingrett gav ikke GSK medhold, og avgjørelsen ble senere påanket og opprettholdt av Borgarting lagmannsrett.

I GSKs anke til Høyesterett var anførslen om brudd på markedsføringsloven §25 frafalt. Av større prinsipiell interesse var også anførslene vedrørende innarbeidelse av varemerke endret fra at fargen lilla var innarbeidet i sin alminnelighet, til at to nærmere angitte lillanyanser, Pantone 2587C (mørk lilla), og den lysere Pantone 2573C (Sandoz’ lilla). Sistnevnte lillanyanse er tilsvarende den som brukes på Airflusal Forspiro, men har ikke vært brukt av GSK.

GSKs Seritide (Diskus) til venstre og Sandoz' Airflusal Forspiro til høyre.
Kilde: dagensmedisin.no

Høyesteretts avgjørelse

Innledningsvis slo Høyesterett kort fast at GSK ikke kunne ha innarbeidet lillanyansen Sandoz’ lilla når de aldri hadde brukt denne nyansen selv (premiss 50).

Høyesterett gikk deretter over til å behandle innarbeidelse av mørk lilla etter varemerkeloven (vml.) § 3 (3) første setning. GSK hadde i denne forbindelse angivelig anført i anken at dersom denne nyansen var innarbeidet så måtte følgen være at Sandoz måtte forbys å markedsføre og selge også fargenyanser som leger og farmasøyter ikke evner å skille fra mørk lilla. Høyesterett var ikke enig i dette, og pekte på at dette ville innebære en foregripelse av lagmannsrettens eventuelle inngrepsvurdering dersom Høyesterett skulle komme til at mørk lilla var innarbeidet. En slik inngrepsvurdering måtte eventuelt gjøres av lagmannsretten med utgangspunkt i mørk lilla som innarbeidet varemerke (premiss 51).

Ved innarbeidelsesvurderingen viste Høyesterett til utgangspunktet fra Gule Sider-avgjørelsen om at de absolutte registrerbarhetsvilkårene i vml. § 14 (2) bokstav a) for registrering av varemerker også er relevante for vurderingen av om et merke er innarbeidet som noens ”særlig kjennetegn” (premiss 58). Som kjent innebærer disse registrerbarhetsvilkårene at et merke ikke kan registreres som varemerke dersom det utelukkende består av tegn som angir varens art, mengde eller andre egenskaper ved varen.

I Gule Sider slo Høyesterett, under henvisning til EU-domstolens avgjørelser i Chiemsee premiss 44 og 47, fast at et det skal mye til for at et deskriptivt merke skal anses innarbeidet, men at dette må bero på en samlet vurdering. Selv om innarbeidelse av varemerker ikke er regulert i EUs varemerkedirektiv, viste Høyesterett (med henvisninger til Gule Sider og Pangea) til at harmoniseringshensyn tilsier at også praksis fra EU-domstolen vil være relevant ved denne vurderingen (premiss 61).

På grunnlag av denne praksisen oppstilte Høyesterett det nokså selvsagte utgangspunkt om at det er adgang til å innarbeide farger som varemerker også i Norge, men at dette skal mye til (premiss 62-65).

Høyesterett vurderer etter dette det angivelige fargekodesystemet som både tingretten og lagmannsretten kom til at hadde etablert seg for astma- og KOLS-inhalatorer (premiss 68).

Til GSKs anførsel om at fargen lilla ikke har vært brukt konsistent i et slikt fargekodespråk viser Høyesterett, under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i Doublemint, til at selv om bruk av fargekoder kan tjene en viktig funksjon som veileder for forbrukere, så tilsier ikke dette i seg selv at friholdelsesbehovet gjør seg særlig gjeldende (premiss 72-73).

Høyesterett viste deretter til at GSKs bruk av mørk lilla i markedsføringen av Seretide ikke har vært konsekvent, og at dette taler sterkt for at det i sin alminnelighet ikke er skapt noen assosiasjon mellom mørk lilla og GSK (premiss 74-75). Selv om Høyesterett tilsynelatende åpner for at et fargemerke etter omstendighetene også kan ha blitt innarbeidet som ”noens særlige kjennetegn” også ved en viss variasjon, kan dette ikke være aktuelt hvor bruken (etter Høyesteretts syn) har vært så sterkt varierende og ubevisst som fra GSK i dette tilfellet. Høyesterett peker også i denne forbindelse på at flere av GSKs konkurrenter i lys av fargekodespråket også markedsfører tilsvarende typer preparater i fargen lilla (premiss 76). I den forbindelse bemerker dette immaterialrettstrollet at, ut fra en slik betraktning, vil det å anføre innarbeidelse av flere nyanser av en farge (som GSK hadde gjort i denne saken) i seg selv kunne tale mot innarbeidelse av hver enkelt farge.

Høyesterett uttaler deretter at ved den nærmere interesseavveining vil hensynet til beskyttelse av den opparbeidede goodwillverdi for innehaver av et innarbeidet kjennetegn ha begrenset betydning i møte med friholdelsesbehovet der kjennetegnet kun vil ha begrenset betydning for kjøpers beslutningsprosesser. Det vises i denne forbindelse til hovedregelen i blåreseptforskriften § 7 (3) om at leger skal foreskrive pasienten det billigste preparatet (premiss 77).

Hvem har innflytelse på kjøpsbeslutningen her?
Kilde: utdanning.no

Høyesterett går så inn på en omfattende vurdering av den relevante omsetningskretsen for innarbeidelsen. GSK hadde anført at omsetningskretsen kun bestod av leger og farmasøyter, mens Sandoz hevdet at sluttkunden (pasienten) også inngikk i denne. Ved denne vurderingen tar Høyesterett utgangspunkt i formålet med reglene om innarbeidelse av varemerker, slik at spørsmålet er hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning (premiss 85).

Høyesterett viste her særlig til at pasienten jf. blåreseptforskriften § 8 (3) har det siste ordet når det gjelder hvilket preparat (av flere likeverdige) denne ønsker foreskrevet, og at dette taler sterkt for at pasienten inngår i omsetningskretsen. Høyesterett viser deretter til prinsippene fra EU-domstolens avgjørelser i Björnekulla og Travajan som gir anvisning på når det ikke kan utelukkes at pasientene vil påvirke valget av preparat så inngår pasienten i omsetningskretsen, selv om legen vil kunne utøve stor innflytelse på valget i sin funksjon som mellommann (premiss 82 – 91).

Høyesterett uttaler videre at leger, farmasøyter og pasienter må anses som èn samlet omsetningskrets ettersom disse gruppene er aktører i et og samme marked, og at en særrett i slike tilfeller vil fungere som en særrett for all markedsføring innenfor den relevante omsetningskretsen (premiss 92).

Selv om Høyesterett viser til at kunnskapsnivået som er målt ved de innhentede markedsundersøkelsene ”neppe [vil] være tilstrekkelige for innarbeidelse av varemerkerett”, går ikke Høyesterett nærmere inn på denne vurderingen. Høyesterett viser i stedet til at metodikken som er anvendt i markedsundersøkelsene er uegnet til å klargjøre i hvilken grad nyansen mørk lilla oppfattes som et særlig kjennetegn (premiss 93-94). Høyesterett uttaler også i denne forbindelse at det ikke kan legges til grunn en alminnelig akseptert metode ved gjennomføringen av markedsundersøkelser, men at betydningen av disse må avgjøres konkret ut fra om undersøkelsen er egnet til å illustrere at et merke er kjent som noens særlige kjennetegn.

Det sentrale ved Høyesteretts kritikk av de innhentede undersøkelsene i denne saken synes å være at resultatet fra undersøkelsene like gjerne kan skyldes kunnskap om både fargebruk og om hvilket selskap som produserer det aktuelle medikamentet, i motsetning til en produsents ”særlige kjennetegn” (min understrekning) som kreves for innarbeidelse (premiss 95). Høyesterett presiserer i den forbindelse at ”undersøkelsene sier noe om hvor mange som forbinder lilla inhalatorer med en bestemt leverandør, men … [at dette ikke gir) noe grunnlag for å slutte at lilla oppfattes som et varemerke”. Høyesterett viser i denne forbindelse særlig til ”fargekodespråket” og at det særlig i lys av dette er mest nærliggende (særlig for farmasøyter og pasienter) at svarene i undersøkelsen reflekterer kunnskap om preparatet Seretide, at inhalatoren er lilla i to nyanser og at GSK er produsent (ikke direkte fra at produktet er mørk lilla til at produsenten er GSK (premiss 98 - 99).

Etter Høyesteretts syn er bildet noe mer sammensatt for leger, men finner det likevel bevist (særlig under henvisning til en erklæring avgitt for Høyesterett av en av de fremste ekspertene på området) at mørk lilla ikke oppfattes som ”noens særlige kjennetegn” jf. vml. § 3 (3) første setning, selv assosiasjonen mellom mørk lilla og GSK for denne gruppen etter omstendighetene kan være noe sterkere (premiss 102).

Høyesterett konkluderte etter dette med at mørk lilla ikke er godt kjent blant den relevante omsetningskretsen av leger, farmasøyter og pasienter som GSKs særlige kjennetegn, og anken ble dermed forkastet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Adventstiden symboliseres som kjent av fargen lilla, og (uten sammenligning for øvrig) skal fargen angivelig fra gammelt av symbolisere bot, synd, anger, alvor og ånd. Det var nok neppe noe av dette Høyesterett hadde i tankene når avgjørelsen ble publisert nå midt i desember, men det er uansett første gang Høyesterett tar stilling til rene farger som varemerker (uansett grunnlag), og det har derfor vært knyttet en viss spenning til adgangen for å innarbeide slike merker etter norsk rett.

I lys av den omfattende praksisen fra EU-domstolen og andre EU-land om slike merker, er det ikke overraskende at Høyesterett legger til grunn den samme strenge tilnærmingen til adgangen for innarbeidelse av slike merker i Norge (selv om denne i stor grad er opp til statene selv å bestemme).

Når det gjelder Høyesteretts vurdering av Sandoz’ lilla, så synes utgangspunktet om at innarbeidelse forutsetter egen bruk isolert sett riktig. Dette immaterialrettstrollet har ikke innsikt i den nærmere argumentasjonen fra GSK enn det som er gjengitt i dommen, men argumentet synes å være at når det er snakk om to svært like nyanser (lys lilla og Sandoz’ lilla), så vil også (nærliggende) nyanser som ikke er brukt være innarbeidet.

For registrerte (farge)merker gjelder som kjent et krav om grafisk gjengivelse jf. vml. § 14 (1), og EU-domstolen har blant annet i Libertel vist til at deponering av internasjonalt anerkjente fargekoder (eksempelvis Pantone) vil være tilstrekkelig i denne sammenheng. Det kan ikke oppstilles et like strengt krav for innarbeidede merker. På den annen side gjelder beskyttelsen av et innarbeidet merke slik det er brukt, verken mer eller mindre. Etter immaterialrettstrollets syn er det derfor ikke gitt at GSKs bruk av lys lilla utelukker at merket også er innarbeidet for Sandoz’ lilla, og det kan derfor stilles spørsmål ved om Høyesterett burde tatt nærmere stilling til dette. På bakgrunn av Høyesteretts vurdering av hvorvidt nyansen mørk lilla var innarbeidet som varemerke må det imidlertid antas at konklusjonen ville blitt den samme også for Sandoz’ lilla.

Når det gjelder vurderingen av nyansen mørk lilla, så synes det som at Høyesterett sondrer (og etter dette immaterialrettstrollets syn helt korrekt) mellom det at omsetningskretsen (i) forbinder mørk lilla med èn produsent; og (ii) mørk lilla oppfattes som èn produsents varemerke. Høyesterett kommer til at markedsføringsundersøkelsene gir dekning for (i), men ikke (ii). Ettersom (ii) er et krav for innarbeidelse av et varemerke etter norsk rett konkluderer derfor Høyesterett med at mørk lilla ikke er innarbeidet som varemerke for KOLS- og astmainhalatorer.

  

Det kan uansett stilles spørsmål  ved om Høyesterett ville funnet det godtgjort at omsetningskretsen forbinder mørk lilla som èn produsents (GSKs) varemerke dersom markedsundersøkelsene hadde vært gjennomført på en måte som var mer egnet til å demonstrere innarbeidelse av fargen som GSKs varemerke blant omsetningskretsen. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning legger Høyesterett svært mye vekt på det etablerte uformelle fargekodesystemet for den aktuelle typen varer, og de sterke friholdelseshensyn som gjør seg gjeldende i lys av dette (og for fargemerker mer generelt). 

                                                                          ***

To av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang og Yngve Øyehaug Opsvik, arbeider (eller har arbeidet) for Advokatfirmaet Grette som har bistått GlaxoSmithKlein AS i denne prosessen. Ingen av dem har vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

Immaterialrettstrollet ønsker alle sine lesere en riktig god god jul!
Kilde: selskabelig.no

EU-domstolen i C-393/16 Champagner Sorbet: Sorbet kan selges under navnet "Champagner Sorbet" hvis den smaker tilstrekkelig av champagne

EU-domstolen slapp i går ukens gladnyhet til alle som planlegger å feire julen med sorbet med smak av champagne i form av avgjørelse i sak C-393/16 Champagner Sorbet

Den tyske dagligvarekjeden Aldi solgte fra 2012 et sorbetprodukt som inneholdt 12% champagne under navnet «Champagner Sorbet» (champagne­sorbet). Franske cham­pagne­­bønder saksøkte Aldi for tyske domstoler og anførte at bruken av betegnelsen innebar et inngrep i den beskyttede opprinnelses­­betegnelsen «Champagne». Da saken sto for Bundesgerichtshof ble det besluttet å forelegge saken for EU-domstolen.

Etter forordning 1308/2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer artikkel 103 nr. 2 skal «beskyttede opprinnelses­­betegnelser eller beskyttede geo­grafiske betegnelser og viner som bruker de beskyttede navnene i samsvar med produktspesifikasjonene, ... beskyttes mot

a)	enhver direkte eller indirekte kommersiell bruk av den beskyttede betegnelsen:
	i. for sammenlignbare produkter som ikke er i samsvar med den beskyttede betegnelsens produktspesifikasjon, eller ii. i den utstrekning slik bruk innebærer at en opprinnelses­betegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme utnyttes,

b)	ethvert misbruk og enhver etterligning eller antydning, også når produktets eller tjenestens virkelige opprinnelse er angitt eller det beskyttede navnet er oversatt eller følges av et uttrykk som «art», «type», «metode», «som framstilt i», «etterligning», «smak», «som» eller tilsvarende,
c)	enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av produktets herkomst, opprinnelse, art eller vesentlige egenskaper på pakningen eller emballasjen eller i reklamemateriell eller dokumenter for vedkommende vinprodukt, samt bruk av beholdere som kan gi et feilaktig inntrykk av opprinnelsen,
d)	enhver annen praksis som er egnet til å villede forbrukeren med hensyn til produktets virkelige opprinnelse.

Kilde: Pixabay - CC0

Bestemmelsen tilsvarer forordning 1234/2007 artikkel 118m nr. 2, som gjaldt frem til 1.1.2014. Forordningenes bestemmelser om beskyttelse av opp­rinnelses­betegn­elser og geo­grafiske betegnelser på vin er EØS-relevante, og er gjennomført i vinforskriften.

EU-domstolen konstaterte at begge bestemmelsene omfattet tilfeller hvor en beskyttet opp­rinnelses­betegn­else, for eksempel «Cham­pagne», brukes som en del av en salgsbetegnelse på en matvare som ikke oppfyller produktspesifikasjonene for denne betegnelsen, men som likevel inneholder en ingrediens som gjør det (punkt 36). Det ble videre påpekt at en betegnelse som «Champagner Sorbet» innebar at matvaren utnytter goodwill som er knyttet til betegnelsen «Champagne» i den forstand at betegnelsen har et image av kvalitet og prestisje som smitter over på den aktuelle matvaren (punkt 41). Bestemmelsene i forordningene omfattet derfor også tilfeller hvor produktets vesentligste egenskap er en smak som i hovedsak er skapt av denne ingrediensen, i dette tilfellet champagne (punkt 53).

Dersom ingrediensen hvis navn er en beskyttet betegnelse ikke tilfører matvaren en vesentlig egenskap, vil dette da kunne anse som urettmessig anvendelse, etterligning eller antydning av den beskyttede betegnelsen (punkt 56). Dette er derimot ikke tilfellet for en matvare der ingrediensen tilfører matvaren en vesentlig egenskap. Ved å benytte betegnelsen «champagne» anvendes denne nemlig direkte for å tydelig vise at produktet har en bestemt smaksegenskap som er forbundet med denne ingrediensen. Slik bruk utgjør hverken en urettmessig anvendelse, etterligning eller antydning (punkt 57). Det blir etter dette opp til den nasjonale domstolen å avgjøre om dette er tilfellet for Aldis «Champagner Sorbet». Andelen champagne i matvaren vil her være en viktig, men ikke avgjørende faktor (punkt 49 og 51).

EU-domstolen i C-256/16 VCAST: Lovligheten av skylagring av opptak av TV-programmer eller hvordan gjøre privatkopiering til et spørsmål om tilgjengeliggjøring for allmennheten

EU-domstolen avsa 29.11.17 dom i C-265/16 VCAST. Saken omhandlet spørsmålet om lovligheten av en tjeneste som på kundens forespørsel gjorde opptak av kringkastingssendinger og gjorde disse tilgjengelig for kunden. Domstolen la til grunn at VCASTs tjeneste innebar en overføring til allmennheten i strid med infosocdirektivet artikkel 3. Dette innebar videre at eksemplarfremstillingen av programmene som var nødvendig for å gjennomføre denne overføringen derfor ikke innebar lovlig privatkopiering etter artikkel 5 nr. 2 bokstav b.

Kilde: Broadcast

VCAST er et britisk selskap som gjør opptak av italienske TV-programmer, blant annet programmer fra RTI (Reti Televisive Italiane) på vegne av sine kunder. Dette skjer ved at kunden velger det programmet som skal tas opp, hvorpå VCAST henter det aktuelle TV-signalet, og tar opp programmet på kundens skylagringstjeneste slik at kunden kunne se på programmet når han ønsket. VCAST reiste sak ved byretten i Torino med krav om fastsettelsesdom for at tjenesten var lovlig, og argumenterte blant annet med at lagringen måtte anses som lovlig privatkopiering. Byretten i Torino reiste deretter to spørsmål til EU-domstolen hvorvidt man nasjonal lovgivning som henholdsvis forbyr eller tillater en VCAST og tilsvarende tjenester er i samsvar med unntaket for privatkopiering i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 2 bokstav b.

EU-domstolens avgjørelse

EU-domstolen tok utgangspunkt i unntak fra rettigheter som stadfestes i direktivet må tolkes snevert, jf. C-435/12 ACI Adam (punkt 32). Det ble videre lagt til grunn at privatkopiering må anses som en handling som skader rettighetshavers rettigheter, da den utføres uten forutgående samtykke, jf. C-467/08 Padawan (punkt 33). Unntaket for privatkopiering skal heller ikke forstås slik at det innebærer at rettighetshaver må tolerere opphavsrettsinngrep som ledsager privatkopieringen, jf. C-435/12 ACI Adam punkt 31 (punkt 34). Når  det først foreligger en rett til privatkopiering kan denne imidlertid også skje ved fremmed hjelp, for eksempel ved at tredjeperson tilbyr en kopieringstjeneste, jf. C-467/08 Padawan punkt 48 (punkt 35).

EU-domstolen bemerket at VCAST i den konkrete saken ikke bare tilrettela for privatkopiering, men også ga tilgang til TV-programmer som kunne tas opp med sikte på å fremstille eksemplarer av dem (punkt 37). I dette henseendet innebar VCASTs tjeneste både en eksemplarfremstilling og en tilgjengeliggjøring av av de aktuelle programmene (punkt 38).

Kilde: Sky.com

Retten la til grunn at enhver overføring som anvendte spesifikke tekniske midler som hovedregel måtte anses som en ny tilgjengeliggjøring som trengte samtykke fra rettighetshaver, jf. C-117/15 Reha Training (punkt 43). Dette var tilfellet her, da den opprinnelige kringkastingen og overføringen VCAST gjennomførte til sine kunder skjedde under spesifikke tekniske forhold og innebar ulike former for overføring rettet mot forskjellige publikum (punkt 39).

I tillegg var det en forutsetning at overføringen skjedde til et «publikum» (punkt 44). Dette var også tilfellet, da VCAST stilte opptakene tilgjengelig for sine kunder over Internett, og det var åpenbart at kundene utgjorde en «allmennhet» slik dette var beskrevet i C-117/15 Reha Training (punkt 46-47). Det forelå da flere forskjellige overføringer til allmennheten, og det var da ikke nødvendig å undersøke hvorvidt kundene til VCAST utgjorde et "nytt publikum", jf. C-607/11 ITV Broadcasting m.fl punkt 39 (punkt 49-50). VCASTs tjeneste innebar derfor ikke lovlig privatkopiering etter infosocdirektivet artikkel 5 nr. 2 bokstav b.

Immaterialrettstrollets betraktninger

EU-domstolen slår med sin avgjørelse i C-265/16 VCAST fast at unntaket for lovlig privat eksemplarfremstilling i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 2 bokstav b ikke omfatter tilfeller hvor formålet med eksemplarfremstilling er tilgjengeliggjøring for allmennheten som ikke har rettighetshavers samtykke. Avgjørelsen komplementerer på mange måter avgjørelsen i C-435/12 ACI Adam som slår fast at lovlig privatkopiering krever et lovlig kopieringsgrunnlag. Dette er ikke overraskende, og er i samsvar med det som alltid har vært forståelsen av den norske privatkopieringsregelen i åvl. § 12: Eksemplarfremstilling til "privat bruk" forutsetter at formålet med eksemplarfremstillingen er bruk innenfor en privat krets.

Samtidig understreker EU-domstolen med avgjørelsen i VCAST viktigheten av innholdet i eneretten til overføring til allmennheten etter infosocdirektivet artikkel 3 for nettbasert utnyttelse av opphavsrettsbeskyttet materiale. Den grensen EU-domstolen forsøker å trekke opp mellom lovlig privatkopiering og bistand til slik kopiering, særlig med tanke på lovligheten av skylagringstjenester, er imidlertid ikke helt klar. Generaladvokaten hadde i sin anbefaling lagt til grunn at VCASTs tjeneste innebar at kundene fikk tilgang til TV-programmer som de ellers ikke nødvendigvis ville ha fått tilgang til (ved å befinne seg i Italia og ha tilgang til en TV-antenne). Det forelå da en tilgjengeliggjøring til et «nytt publikum» som kringkaster ikke hadde tatt i betraktning ved utsendelsen.

CC0

EU-domstolen retter i stedet fokuset direkte mot tjenestens «doble funksjon», bestående av  eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring. Dette gjør at EU-domstolen egentlig slipper å ta stilling til spørsmålet lovligheten av tjenesten som en medhjelper til kundens privatkopiering. EU-domstolen understreker imidlertid at den opprinnelige kringkastingen og VCASTs overføring til sine kunder anvendte spesifikke tekniske midler som skiller seg fra de tekniske midler som ble anvendt ved den opprinnelige kringkastingen. Litt forvirrende blir det imidlertid når EU-domstolen i fortsettelsen av dette konstaterer at «hver enkelt [overføring] er rettet mod sit publikum» (punkt 48), og at overføringene i saken «dermed [udgør] forskellige overføringer til almenheden» (punkt 49). På tilsvarende måte som Generaladvokaten slår EU-domstolen her tilsynelatende sammen vilkåret om anvendelse av spesifikke midler og vilkåret om at det må skje en overføring til et «nytt publikum». Noe uklart blir det når domstolen likevel konstaterer at det derfor ikke er nødvendig å undersøke om VCASTs kunder utgjør et «nytt publikum» (punkt 50). Dette står i et visst spenningsforhold til EU-domstolens øvrige praksis om infosocdirektivet artikkel 3, som betrakter nemlig dette som to adskilte vilkår, se for eksempel C‑527/15 Filmspeler punkt 33 med videre henvisninger. Da de to vilkårene er alternative innebærer dette imidlertid ikke noen egentlig forskjell for avgjørelsen i VCAST. Det hadde imidlertid vært hensiktsmessig om EU-domstolen her hadde uttrykt seg klarere.

Et interessant spørsmål i fortsettelsen er hva avgjørelsen i VCAST innebærer for andre typer skytjenester. Det som må være klart er at skytjenester som Dropbox og OneDrive, hvor brukeren kontrollerer hva som lastes opp i og ned fra skyen, og tilgangen til nedlasting er begrenset til brukeren selv eller en mindre krets må anses som privat eksemplarfremstilling. Slike tjenester kan heller ikke anses å innebære en overføring til allmennheten. Det samme må i utgangspunktet gjelde for opptakstjenester som gjør opptak på grunnlag av brukerens TV-signaler (såkalte Network Personal Video Recorders – NPVR). Til forskjell fra VCAST er det her brukerens TV-signal som er grunnlag for opptaket, ikke et TV-signal som tjenesteyter henter ned. I begge tilfeller skjer det for så vidt en «overføring». Ved opptak av TV-programmer skjer denne også med spesifikke tekniske midler som skiller seg fra de som ble brukt ved den opprinnelige kringkastingen. Innholdet blir imidlertid ikke gjort tilgjengelig for en «allmennhet» i og med at det bare er de enkelte brukerne som har tilgang til sitt innhold. Det skjer heller ikke noen overføring til et «nytt» publikum, i og med at brukeren av TV-sendingen og opptaket er den samme.

Fullt så enkelt er det nødvendigvis ikke der tjenestetilbyders bidrag går lengre enn bare å ta imot, lagre og gi tilgang til data brukeren har lastet opp. Tilfeller som kan tenkes her er at tjenestetilbyder både gir tilgang til innholdet og tilbyr lagring av det i forskjellige former, tjenestetilbyder gjør opptak
fra samme kilde som gjøres tilgjengelig for flere brukere (man gjør for eksempel bare ett opptak av et TV-program som tas opp av flere brukere og gjør dette opptaket tilgjengelig for alle brukerne som har tatt opp programmet)eller tjenestetilbyder gir brukeren mulighet til å dele innholdet som er lastet opp utenfor en privat krets. Mye kan tyde på at EU-domstolen kommer til å få flere henvisninger av spørsmål knyttet til skylagring i fremtiden.

EU-domstolen i C-230/16 Coty: Forbud mot tredjeparts nettbaserte markedsplasser og konkurranseretten

EU-domstolen avsa 6.12.17 forhåndsavgjørelse i  C-230/16 Coty. Her bekreftet EU-domstolen at et forbud for forhandlere mot å selge via tredjeparts nettbaserte markedsplasser, på gitte kriterier, ikke strider med forbudet mot konkurransebegrensende avtaler og samarbeid i artikkel 101 TFEU. For immaterialrettstrollets lesere er det kanskje like interessant at EU-domstolen med det også bekreftet at varemerkeinnehavere kan forføye over og beskytte sine varemerkers renommé uten at det nødvendigvis innebærer et brudd på konkurransereglene.

Kilde: Globalcosmeticnews

For de uinnvidde kan et googlesøk fortelle at Coty distribuerer luksuspregede kosmetikkartikler i Tyskland. Cotys avtaler med de autoriserte forhandlerne tillater nettsalg, men forutsetter at nettsalg skjer gjennom de autoriserte forhandlerens egne «elektroniske utstillingsvindu», og at produktenes luksuspreg ivaretas. Avtalene inneholder et forbud mot nettsalg under et annet navn enn den autoriserte forhandlerens, gjenkjennelig bruk av uautoriserte tredjeparts forhandlere og markedsplasser, slik som Amazon og eBay (og Finn.no). 

Konkurranseretten og artikkel 101 TFEU forbyr avtaler mellom foretak, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen.  EØS-avtalen artikkel 53 inneholder et tilsvarende forbud, og forbudet er også inntatt i den norske konkurranseloven § 10.  Artikkel 53 EØS skal tolkes homogent med artikkel 101 TFEU, og konkurranseloven § 10 skal langt på vei tolkes i samsvar med disse. EU-domstolen forhåndsuttalelse har derfor også betydning for bruk av selektive distribusjonsnettverk og regulering av nettbaserte markedsplasser i norske markeder.

Som flere av sakene i kryssfeltet mellom konkurranse- og immaterialrett, kom spørsmålet om Cotys begrensing av nettsalg og bruk av markedsplasser er lovlig under konkurranseretten, på spissen etter at Coty gikk til sak for å hindre en autorisert forhandlerne fra å selge gjennom Amazons tyske markedsplass (Amazon.de). Førsteinstansdomstolen avviste kravet på grunn av at forbudet stred med § 1 i den tyske Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (lov mot konkurransebegrensninger) og artikkel 101 TFEU.

Etter førsteinstansens syn kunne ikke formålet om å opprettholde et varemerkes renommé og luksus- og kvalitetspreg rettferdiggjøre et selektivt distribusjonssystem. Førsteinstansen baserte seg  på EU-domstolens forhåndsavgjørelse i Pierre Fabre, sak C-439/09, og kom også til at Cotys forbud tilsvarte en hardcore restriksjon av passivt salg etter artikkel 4 c) i blokkunntaket for vertikale avtaler i Forordning 330/2010/EU (se under). Etter anke til Oberlandesgericht Frankfurt am Main ble spørsmålet om lovligheten av forbudet og klassifiseringen som en hardcore restriksjon under blokkunntaket referert til EU-domstolen.

EU-domstolens forhåndsavgjørelse i Coty har allerede blitt omtalt av flere, og enkelte var imponerende raskt ute. Forhåndsuttalelsen innebærer strengt tatt lite nytt fra et konkurranserettsperspektiv og EU-domstolen bekreftet at selektive distribusjonssystem på gitte kriterier ikke vil stride med artikkel 101 TFEU, slik den la til grunn allerede i Metro, sak 26/76. I Pierre Fabre presiserte EU-domstolen disse kriteriene til at utvelgelsen av forhandlere i et selektivt distribusjonssystem i tilfellet må skje på grunnlag av objektive kvalitetskriterier som gjelder likt for alle og som anvendes på en ikke-diskriminerende måte. Det selektive distribusjonssystem må også være nødvendig av hensyn til det aktuelle produktet, for å bevare produktets kvalitet, for sikre riktig bruk, og ikke gå lengre enn nødvendig (Pierre Fabre, avsn. 41).

EU-domstolens forhåndsavgjørelse i Pierre Fabre har skapt en etter min mening misforstått diskusjon om det å ivareta et varemerkes renommé og kvalitets- og luksuspreg kan rettferdiggjøre et selektivt distribusjonssystem. Denne misforståelsen som skyldes en feiltolkning av EU-domstolens begrunnelse, ble utslagsgivende for vurderingen av Cotys forbud i førsteinstansdomstolen. Pierre Fabre gjaldt imidlertid et generelt forbud mot internettsalg, og det var dette generelle forbudet, ikke at avtalen søkte å ivareta varemerkets renommé og luksuspreg, som gjorde at EU-domstolen kom til at restriksjonen i hadde et konkurransebegrensende formål i strid med Art. 101 TFEU.

Kilde: fortune.com

I Coty bekreftet EU-domstolen at vurderingen i Pierre Fabre skyldtes det generelle forbudet mot nettsalg (avsn. 30 – 34), og at et selektivt distribusjonssystem som er ment å ivareta merkevarens renomme og kvalitets- og luksuspreg, ikke strider med artikkel 101 TEUF dersom kriteriene for Metro-unntaket er oppfylt (avsn. 25 – 29 og 36). Tilsvarende vil heller ikke et forbud mot nettsalg via uautoriserte tredjeparts forhandlere eller markedsplasser som er ment å ivareta det samme formålet, være forbudt etter artikkel 101 TEUF dersom de samme kriteriene er oppfylt (avsn. 40).

Som kommentert av Colomo, og kanskje mest interessant i immaterialrettssammenheng, baserer EU-domstolen i stor grad vurderingen på domstolens forhåndsavgjørelse i Copad, sak C-59/08, og bygger på et premiss om at innehavere av immaterielle rettigheter må kunne forføye over disse overfor tredjeparter. I Copad, en sak om forføyning over varemerkerettigheter etter Direktiv 89/104/EEC, kom EU-domstolen til at varemerkeeiere gjennom lisensavtaler kan forhindre videresalg til forhandlere som ikke er medlem av et selektivt distribusjonssystem for å beskytte varemerkets renommé og luksuspreg.

I vurderingen av Cotys forbud fant EU-domstolen blant annet at forbudet bidro til å ivareta produktenes luksuspreg ved å sikre at produktene kun forbindes med autoriserte forhandlere (avsn. 44-46). Forbudet gjorde det også mulig for Coty å kontrollere at forhandlerne fulgte kravene i avtalen for å ivareta varemerkets renomme og produktenes luksuspreg (avsn. 47-49). Nettsalg via uautoriserte tredjeparts forhandlere og markedsplasser hvor Coty ikke kunne kontrollere salgsvilkårene, kunne skade dette (avsn. 49). Bruken av et selektivt distribusjonssystem med det aktuelle forbudet kunne dermed anses nødvendig av hensyn til å ivareta varemerkets renommé og luksuspreg (avsn. 51).

Konkurranserettens forhold til immaterialretten
Theodor Kittelsen©I det fri 

Et viktig poeng i Coty fra et konkurranserettsperspektiv, er at selv om kriteriene for Metro-unntaket ikke skulle være oppfylt, utgjør ikke selektive distribusjonssystem nødvendigvis et brudd på Art. 101 TFEU. Hvorvidt et selektivt distribusjonssystem, for eksempel med en begrensning på nettsalg, utgjør en formåls- eller virkningsovertredelse av artikkel 101, må vurderes konkret i den enkelte sak (avsn. 59). Dersom et slikt forbud skulle være forbudt etter artikkel 101 TEUF, kan det likevel være et spørsmål om forbudet er unntatt under blokkunntaket for vertikale avtaler. I den forbindelse uttalte EU-domstolen at Cotys forbud ikke tilsvarte en begrensning i hvilke kunder forhandlerne kunne selge til, eller en begrensning på passivt salg til forbrukere, som nevnt i forordningens artikkel 4 b) og c) (avsn. 68). Artikkel 4 i blokkunntaket inneholder gitte hardcore restriksjoner. Dersom en avtale inneholder en bestemmelse eller restriksjon som tilsvarer en av de angitte restriksjonene, vil ikke avtalen omfattes av blokkunntaket.

I motsetning til hva enkelte har kommentert, er det etter min mening imidlertid ikke språklig grunnlag i Coty for å kategorisk og på generelt grunnlag hevde at forbud mot nettsalg via markedsplasser ikke kan utgjøre en formålsovertredelse av artikkel 101 TFEU. Tilsvarende er det heller ikke grunnlag for å slutte at et slikt forbud ikke kan utgjøre et forbud mot passivt salg. Hvorvidt et forbud mot bruk av markedsplass oppfyller Metro-kriteriene, utgjør en formåls- eller virkningsovertredelse, og eller utgjør tilsvarer en restriksjon som i forordningens artikkel 4 b) eller c), er en konkret vurdering av den aktuelle avtalebestemmelse eller restriksjon i den enkelte sak. Det er en slik konkret vurdering av Cotys forbud mot bruk av markedsplasser domstolen gjør i avsnittene 42 – 58 og 62 – 67. 

Underretten opprettholder ugyldighet for Red Bulls fargemerker

Underretten - underinstansen til EU-domstolen - avsa 30. november sin avgjørelse i Red Bull v. EUIPO (forente saker T-101/15 og T-102/15). Underretten opprettholdt avgjørelse fra EUIPOs appellkammer om at to fargemerker registrert av Red Bull var ugyldige. Red Bull hadde for begge varemerker klart å overbevise EUIPO om at det var oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, men Underretten kom likevel til at fargekombinasjonene ikke kvalifiserte som varemerker etter forordning nr. 207/2009 artikkel 4, fordi angivelsene av varemerkene var for upresise.

EUTM002534774

I 2002 søkte Red Bull om registrering av varemerket avbildet  til høyre som et EU-varemerke i klasse 32, for energidrikker. Red Bull sendte i etterkant inn følgende beskrivelse av det relevante merket: "protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50%-50%". Merket ble godkjent til registrering i 2005. 

EUTM009417668

I 2010 søkte Red Bull om registrering av varemerket avbildet til venstre, også dette i klasse 32, for energidrikker. Red Bull ble bedt om å presisere proporsjonene mellom fargene og måten disse skulle fremgå på. Red Bull bekreftet at fargene skulle anvendes inntil hverandre og i like proporsjoner. Varemerket ble deretter godkjent til registrering for fargene Pantone 2747C og Pantone 877C, med følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other".

Etter at det ble inngitt innsigelse fra Optimum Mark Sp. z o.o i 2013, ble imidlertid begge varemerkene kjent ugyldig av EUIPO, under henvisning til at de manglet den presisjon som er påkrevd etter artikkel 4 i forordning nr. 207/2009 (nå artikkel 4 i forordning 2017/1001). Red Bull anket avgjørelsen til First Board of Appeal - appellkammeret - men fikk ikke medhold. Det ble vist til at bildene og beskrivelsene åpnet for mange ulike kombinasjoner av fargene, og dermed ikke var tilstrekkelig presis. Red Bull anket deretter avgjørelsen videre til Underretten.

Red Bulls anførsler

Red Bulls anke var basert på to grunnlag: (i) ugyldigheten av varemerkene var en krenkelse av artikkel 4 og i strid med prinsippene om proporsjonalitet og likebehandling, og (ii) innebar en krenkelse av prinsippet om berettigede forventninger. Red Bull anførte at appellkammeret hadde tolket avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie (C-49/02) urimelig strengt, noe som resulterte i en uforholdsmessig og diskriminerende behandling av fargemerker i forhold til andre typer varemerker. Det ble anført at Heidelberger-dommen kun fastslo at varemerker som bestod av en kombinasjon av to farger som var angitt å omfatte "every conceivable form", ikke var presist nok. Red Bull mente at deres grafiske fremstilling med beskrivelse av fargene ikke falt i denne kategorien, og dermed tilfredsstilte kravene til presisjon.

Red Bull hevdet også at EUIPO hadde skapt en berettiget forventning om at varemerkene var gyldig registrert, ettersom merkene ble registrert etter at Red Bull hadde imøtekommet anmodningen om nærmere beskrivelse av merkene.

Underrettens avgjørelse

Underretten la til grunn som vilkår for registrering at fargekombinasjoner må oppfylle tre krav; i) de må utgjøre et kjennetegn, ii) de må kunne gjengis grafisk, og iii) de må være egnet til å skille et foretaks varer eller tjenester fra andre foretaks varer og tjenester. Kravet til grafiske gjengivelse var ifølge Underretten sentralt for å sikre opprinnelsesgarantifunksjonen, samt for å sikre at andre markedsaktører og myndigheter har mulighet til å forstå omfanget av tredjeparters rettigheter ved å undersøke selve varemerkeregistreringen. For å oppfylle sin funksjon som varemerke, måtte varemerket derfor fremstå entydig, presist og varig. Underretten konkluderte med at Red Bulls fargekombinasjoner ikke oppfylte kravene. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen av varemerkene sett i sammenheng, viste kun to farger og et visst størrelsesforhold mellom disse to fargene. Dette tillot en rekke kombinasjoner av fargene med et helt ulikt helhetsinntrykk.

Det ble vist til at Red Bull selv, som ledd i sin  bevisførsel rundt opparbeidelse av tilstrekkelig særpreg for fargekombinasjonene, hadde fremlagt dokumentasjon for at fargekombinasjonene var brukt på en rekke forskjellige måter. Dette underbygget at det fantes en rekke bruksmåter og kombinasjoner av fargene som falt innenfor beskrivelsene for varemerkene.

Dette medførte i følge Underretten at varemerkene ikke utgjorde "et systematisk sammenstilling som forbant fargene på en forhåndsbestemt og enhetlig måte". Dermed var heller ikke opprinnelsesgarantifunksjonen sikret, og kravet til presisjon ikke oppfylt.

Red Bulls argumentasjon for en "what you see is what you get"-tilnærming ble heller ikke akseptert, fordi beskrivelsen av merkene gikk lenger enn det som fremgikk av den grafiske gjengivelsen. Selv om det ikke er noe krav om beskrivelse, la Underretten til grunn at beskrivelsen måtte inngå i vurderingen når den faktisk var inkludert i søknaden. Med henvisning til Libertel (C-104/01), la Underretten også til grunn at en beskrivelse kan være nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 4. 

Underretten pekte videre på at det følger av fargekombinasjon-merkers natur, at en tilstrekkelig presis angivelse av beskyttelsesomfanget krever at den grafiske gjengivelsen eller den tilhørende beskrivelsen viser de nøyaktige fargenyansene, samt forholdet mellom dem og deres plassering i forhold til hverandre. Denne graden av presisjon er nødvendig på grunn av merkenes iboende "unøyaktighet". Fargekombinasjonsmerker skiller seg således fra andre typer varemerker i en grad som rettferdiggjør forskjellsbehandling. Underretten fant heller ikke grunnlag for å konstatere at strengere krav til denne typen varemerker var disproporsjonalt, ettersom formålet med kravene særlig er å sikre varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.

Det kan også være verdt å merke seg at Underretten la til grunn at den nylige endringen i artikkel 4, hvor kravet om grafisk gjengivelse ble fjernet, innebar et mer restriktivt regime. Avgjørelsen gir altså ingen grunn til å tro at saken ville falt annerledes ut under artikkel 4 sin nåværende ordlyd.

Heller ikke Red Bulls anførsel om berettiget forventning fikk gjennomslag. En slik berettiget forventning krevde i følge domstolen at søker kunne vise til spesifikke forsikringer, noe som ikke var tilfellet i nærværende sak. Underretten fant uansett at en registrering av et varemerke ikke kan beskytte innehaveren mot en senere ugyldiggjøring, når selve formålet med ugyldighetsinnsigelser er å rette opp den feilen som ble gjort når det ugyldige varemerket ble godkjent til registrering.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Underrettens avgjørelse illustrerer hvor vanskelig det er å få registrert fargekombinasjonsmerker. Det er ikke obligatorisk å supplere den grafiske gjengivelsen med en beskrivelse. En slik beskrivelse vil likevel ofte være viktig i forbindelse med håndhevelsen av varemerket og for å unngå at varemerket faller bort som følge av ikke-bruk, fordi den gir nødvendig konkretisering av registreringens rekkevidde. Samtidig viser avgjørelsen at en beskrivelse som åpner for flere bruksmåter, nettopp vil medføre en risiko for at varemerket ikke blir registrert eller senere kjennes ugyldig.

Motviljen mot å opprettholde registreringen av Red Bulls fargemerker fremstår for så vidt velbegrunnet. Registreringen i tråd med Red Bulls grafiske gjengivelse og beskrivelse, ville gitt Red Bull et vern for en rekke forskjellige bruksmåter, som langt på vei kunne fortrenge enhver annen bruk av de aktuelle fargene med samme plassering og forhold til hverandre. Beskrivelsen vil for eksempel kunne omfatte en energidrikk i sølvemballasje med runde eller firkantede elementer som inneholder de aktuelle fargene, plassert inntil hverandre og med omtrent 50/50 fordeling. Dette til tross for at en gjennomsnittsforbruker neppe vil mistenke en felles opprinnelse. Beskrivelsen ville gi begrenset veiledning for tredjeparter som forsøker å avklare sitt handlingsrom.

Underretten gir imidlertid ingen veiledning om hva slags gjengivelse og beskrivelse som eventuelt vil tilfredsstille kravet til "systematisk sammenstilling". Innebærer det at beskrivelsen kun kan åpne for et fåtall bruksmåter og kombinasjoner, eller vil det kun godtas registreringer for en eller to konkrete bruksmåter eller kombinasjoner? Det kan også stilles spørsmål ved om det etter kriteriet "systematisk sammenstilling" er mulig å oppnå beskyttelse for fargekombinasjoner som ikke blir så snever at den av mange vil oppfattes som tilnærmet verdiløs.  

Dette immaterialrettstrollet venter i spenning på (den mulige) fortsettelsen.

Borgarting lagmannsrett: RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk gjennom sin distribusjon av TV-sendinger gjennom det digitale bakkenettet

Kilde: Rikstv.no

Borgarting lagmannsrett avsa 4. desember dom i sak mellom RiksTV AS og TONO (16-154408ASD-BORG/01).

RiksTV distribuerer tv-sendinger gjennom det digitale bakkenettet. I tillegg til distribusjon av tv-sendinger fra norske kringkastere som NRK og TV2, distribuerer også RiksTV en rekke utenlandske tv-kanaler (som f.eks. MTG og SBS Discovery sine kanaler) til norske tv-seere.

TONO forvalter rettigheter på vegne av rettighetshavere til musikkverk i Norge, og etter gjensidighetsavtaler med tilsvarende organisasjoner i andre land.

Hovedspørsmålet i saken var om RiksTV distribusjon av tv-sendinger fra utlandet til norske seere innebærer tilgjengeliggjøring etter åndsverkloven § 2 eller om slik distribusjon bare innebærer en ren videreformidling av kringkasting som allerede har skjedd i utlandet. Lagmannsretten kom, i likhet med Oslo tingrett, til at RiksTVs distribusjon innebar en selvstendig tilgjengeliggjøring som RiksTV må klarere med TONO.

Retten kom videre til at det foreligger et økonomisk tap for TONO som følge av at RiksTV skulle ha betalt vederlag for denne tilgjengliggjøringen, men ettersom saken er delt tok retten ikke stilling til utmålingsspørsmålet.

TONO har derfor varslet at dersom dommen blir stående vil det bli fremmet erstatningskrav vederlaget som RiksTV skulle ha betalt for slik klarering for perioden 2009 og frem til idag.

RiksTV har på sin side varslet at de vil anke saken til Høyesterett.

Ny utgave av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

Årets fjerde nummer av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (4/2017) er nå tilgjengelig (krever abonnement). Nummeret inneholder artikkelen "Fra norsk rettspraksis" av Anja Stensrud Elverum, hvor det redegjøres for Borgarting lagmannsretts dom av 19. desember 2016 (LB-2015-170539 og LB-2015-204605) mellom Pharmaq AS og Intervet International B.V.

I tillegg inneholder nummeret artikler om "Den territoriella begränsningen och domsrätt för immaterialrättsliga intrång" av Mattias Rättzén; "Opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i undervisningen" av Andreas Galtung og Anne Oline Haugen; "Ophavsretten i det digitale indre marked" av Peter Schønning og Lars M. Banke; "Om kompensationsordninger for privat kopiering af digitalt tekstmateriale" av Anders Kristian Rasch og Martin Kyst; "Kollager i ophavsretten: Ufr. 2009.875Ø. En fejlslagen dom" av Mads Marstrand-Jørgensen og "Ur svensk rettspräxis" av Per Jonas Nordell, som redegjør for Högsta domstolens avgjørelse av 13. november 2015 (NJA 2015 s.798).

Bergen immaterialrettsforum - nytt møtested for immaterialrettere i Bergen og omegn

Vi som jobber med immaterialrett og markedsføringsrett i Bergen har lenge manglet et forum for faglig debatt. Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med gjennom etableringen av «Bergen immaterialrettsforum». Tanken er at dette skal fungere som et møtested for oss som arbeider med immaterialrett i Bergen og omegn, hvor vi med jevne mellomrom vil gi faglig påfyll gjennom foredrag og lignende arrangementer.

Vi sparker det hele i gang den 6.12.17 med foredrag av Bjørn Løtveit fra Universitetet i Tromsø, som skal snakke om sitt doktorgradsprosjekt «Pantsettelse av immaterialrettigheter». Foredraget finner sted kl. 14.15 i Seminarrom 2 i jusbygget på Dragefjellet (Jus-I). 

Det er sendt mail til flere mulige interessenter, men det er sikkert flere av dere der ute. Så hvis du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer, send e-post til torger.kielland@uib.no.

Oslo tingrett: Varemerket LOTTO ikke ugyldig eller degenerert

Oslo tingrett avsa 2. november 2017 dom og kjennelse i sak(er) mellom spillselskapene Norsk Tipping AS og Play Cherry Ltd angående Norsk Tippings varemerke LOTTO (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04). Retten frifant Norsk Tipping for Play Cherrys krav om at varemerket LOTTO måtte kjennes ugyldig, samt krav om sletting som følge av degenerering. Norsk Tipping fikk også medhold i at varemerket LOTTO har kodakvern.

Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Saken bød på betydelig tvil for retten, og partene måtte derfor bære sine egne saksomkostninger.

Velkent her i riket, ikke bare i Verdal'n. Kilde: NRK

Dette immaterialrettstrollet vil påstå at en skal ha bodd rimelig langt og lenge til fjells her til lands for å ikke ha et forhold til betegnelsen ”lotto” i en eller annen betydning. Siden 1986 har betegnelsen blitt brukt av Norsk Tipping som navn på deres lotterispill. I 2004 ble også betegnelsen registrert som Norsk Tippings ordmerke i klasse 41, blant annet for lotterier, pengespillvirksomhet og spilltjenester tilbudt online.

Selskapet Play Cherry tilbyr pengespill på internett. Selskapet har lisens på Malta og selger tjenester i flere europeiske land. Siden 2011 har Play Cherry drevet norskspråklige spilltjenester på nettstedet eurolotto.com, og siden 2015 også på nettstedet norgesspill.com. På disse to nettsidene finnes blant annet spillene ”LOTTO 6/49” og ”Dinolotto”. Betegnelsene DINOLOTTO (ordmerke) og EUROLOTTO.COM (retten sikter antakelig til et kombinert merke registrert på et selskap tilknyttet selskap Play Cherry) er dessuten registrert som EU-varemerker. Disse har som kjent ikke virkning i Norge.

Som immaterialrettstrollet tidligere har meldt, begjærte Norsk Tipping opprinnelig midlertidig forføyning for Hedmarken tingrett i mars i år for stans av Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” i sine spilltilbud. I mai, før forføyningen var behandlet, tok Play Cherry ut stevning for Oslo tingrett hvor gyldigheten av varemerket LOTTO ble bestredet. Norsk Tipping besvarte stevningen med et motkrav om at Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” (herunder også i de aktuelle spillnavnene) i sin markedsføring måtte anses som en krenkelse av varemerket, og sakene ble deretter forent til felles behandling for Oslo tingrett.

Oslo tingretts avgjørelse

Før retten tok stilling til hovedspørsmålene i saken sa den seg uenig i Play Cherrys påstand om at en eventuell nektelse av bruk av selskapets EU-varemerker i Norge ville stride mot EØS-avtalens artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Retten viste til at EØS-varemerkeretten selv åpnet for ulike løsninger med nasjonale varemerkesystemer i EØS-statene, og at dette da ikke kunne utgjøre brudd på EØS-rettens grunnprinsipper.

Gyldighets- og slettelsesvurderingen

Retten vurderte først om varemerket LOTTO var ugyldig på søknadstidspunktet i 2004 som følge av manglende særpreg jf. varemerkeloven (vml.) § 35, nærmere bestemt om betegnelsen ”Lotto” måtte anses beskrivende jf. vml. § 14 (2) bokstav a) og b) jf. § 2. Retten tok utgangspunkt i at ordet ”lotto” opprinnelig var brukt som et «alminnelig begrep” blant Ola og Kari Nordmann for en type lotterispill (dommens s. 10). Retten bemerket interessant nok at dette ikke lenger var tilfellet i 1986 da Norsk Tipping introduserte sitt spill ”Lotto”. Bruken av betegnelsen på søknadstidspunktet var, etter rettens syn, først og fremst i kombinasjon med andre ord som nærmere beskrev hva slags type spill det var snakk om.

Spørsmålet for retten ble dermed om betegnelsen (for gjennomsnittsforbrukeren) hadde ”fått en annen betydning enn som generisk betegnelse” fra Norsk Tipping tok den i bruk, til den ble registrert som varemerke i 2004.

Etter rettens syn forelå det svært lite informasjon om gjennomsnittsforbrukeren, noe som også var grunnen til at dommen ble avsagt under sterk tvil. Etter en inngående drøftelse av partenes fremlagte dokumentasjon, la retten (i motsetning til Lagmannsrettens avgjørelse i POTETGULL-saken) avgjørende betydning på den langvarige og intensive markedsføringsinnsatsen (innarbeidelsen) Norsk Tipping hadde gjort av sitt spill ”Lotto” i den aktuelle perioden.

I mangel på andre holdepunkter så retten også hen til egne oppfatninger ved bevisvurderingen, og uttalte i den forbindelse at ordet ”lotto”, i motsetning til for eksempel ”potetgull” fra Maarud, hadde opparbeidet en sekundær betydning hos gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse for en bestemt ytelse fra Norsk Tipping.

Retten konkluderte etter dette med at ordmerket LOTTO var gyldig på registreringstidspunktet.

Ved vurderingen av om varemerket måtte slettes som følge av etterfølgende degenerering jf. vml. § 36 bokstav b) uttalte retten at utfallet av særpregsvurderingen ble den samme som for gyldighetsspørsmålet, selv om Norsk Tipping i de senere år hadde fått større konkurranse i spillmarkedet. Varemerket var derfor ikke degenerert.

Norsk Tipping hadde også anført at varemerket LOTTO har såkalt ”kodakvern” etter vml. § 4 (2) (”velkjent her i riket”), noe retten var enig i ( likhet med KFIR i flere avgjørelser, se referanser nedenfor under ”Krenkelsesvurderingen”). Det ble i helhetsvurderingen lagt avgjørende vekt på spillets utbredelse blant den norske befolkning (blant annet TV-gjennom TV-sendinger i beste sendetid), samt Norsk Tippings utstrakte markedsføringen over lang tid.

Spillnettsted drevet av Play Cherry. Kilde: Mynewsdesk

Krenkelsesvurderingen

Ettersom tingretten kom til at LOTTO har kodakvern ble hovedproblemstillingen om det foreligger kjennetegnslikhet mellom LOTTO og betegnelsene brukt av Play Cherry jf. vml. § 4 (2). Retten kom til at betegnelsen ”Dinolotto”, i motsetning til ”lotto” og ”Lotto 6/49” ikke gav den nødvendige assosiasjonen til LOTTO. Retten vurderte ikke betegnelsen ”Eurolotto”, ettersom Norsk Tippings prosessfullmektig i prosedyren, slik retten forstod det, trakk anførselen (både hoved- og forføyningssaken) om stans av Play Cherrys bruk av denne betegnelsen. Dette var angivelig som følge av at spillet ikke lenger tilbys av Play Cherry, og at selskapet hadde tilkjennegitt at det ”ikke ville benytte denne betegnelsen før saken var rettskraftig avgjort” (dommens s. 14).

Ved vurderingen henviste retten til to beslektede avgjørelser fra KFIR vedørende registrerbarheten av betegnelsene ”Youpilotto” (KFIR 2014-84) og ”Lotto 24” (KFIR 2014-83), samt Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i Auman-saken (dersom du har satt deg skikkelig til rette i (LOTTO-?)godstolen kan du også klikke innom KFIRs sak 16/00213). I samsvar med disse avgjørelsene konkluderer retten med at betegnelsen ”lotto” kun utgjør et tilstrekkelig dominant element i ”Lotto 6/49”, ved at betegnelsen kommer først, og at elementet ”dino” ikke gjenfinnes overhodet i LOTTO.

Retten fastslo deretter at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”lotto 6/49” ”ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på … (LOTTOs) særpreg eller anseelse (goodwill)”, og konkluderte med at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” krenket varemerket LOTTO.

Norsk Tipping hadde subsidiært anført at dersom Play Cherrys bruk av de aktuelle betegnelsene ikke ble omfattet av varemerkeloven sine bestemmelser, måtte bruken rammes av markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk. Retten var ikke enig i dette, og viste til at betegnelsen ”Dinolotto” ikke kunne rammes av denne bestemmelsen når betegnelsen ikke gav noen assosiasjon med LOTTO.

Endelig hadde Play Cherry ved inngrepsvurderingen subsidiært anført at Norsk Tippings rett til å protestere mot Play Cherrys bruk hadde gått tapt som følge av passitivitet. Retten forstod dette som en anførsel dels basert på varemerkeloven § 8 og alminnelige passivitetsbetraktinger, men avfeide anførselen på begge grunnlag.

Play Cherry ble heller ikke hørt med at bruken av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” var hjemlet i varemerkeloven § 5.

Av mer prosessuell interesse konkluderte retten også med at Norsk Tipping ikke hadde reelt behov for å få fastsettelsesdom for at Play Cherrys bruk ville utgjøre en krenkelse (for fremtidige krenkelser) jf. vml. § 57, når retten allerede hadde konkludert med at Play Cherrys bruk av betegnelsene krenket varemerket LOTTO (forbudsdom).

Midlertidig forbud og sakskostnader

Ettersom Play Cherry hadde tilkjennegitt at de ville avstå fra å bruke ”lotto” som generell betegnelse inntil saken var rettskraftig avgjort, vurderte retten kun hvorvidt vilkårene for midlertidig forbud mot betegnelsen ”Lotto 6/49” var oppfylt. Inngrepet var allerede sannsynliggjort (ref. omtalen av krenkelsesvurderingen ovenfor), og spørsmålet ble derfor om Norsk Tipping hadde sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Retten la her avgjørende vekt på at den økte konkurransen i spillmarkedet også innebar en økt fare for at varemerket LOTTO vil degenereres, og var derfor ikke i tvil om at dette vilkåret var oppfylt.

Som følge av at saken hadde bydd på tvil kom retten til at det var rimelig å pålegge partene å bære sine egne saksomkostninger. Retten gikk derfor ikke videre inn på hvorvidt Norsk Tipping hadde fått medhold ”i det vesentlige” jf. tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a).

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Stridens kjerne. Kilde: VG

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen reiser mange interessante immaterialrettslige problemstillinger. Når det gjelder Play Cherrys anførsel om at en eventuell nektelse av bruk av de aktuelle betegnelsene ville innebære et brudd på EØS-avtalens artikkel 36, så synes det for dette immaterialrettstrollet som at det har blitt helt vel mye konkurranserett i koppen.

Dersom Play Cherry skulle blitt hørt med en slik forståelse av EØS-avtalens artikkel 36, så ville det tilsynelatende undergravet nasjonale varemerkesystemer i samtlige EØS-land. Dette har neppe vært noen tiltenkt følge ved opprettelsen av EU-varemerkesystemet (og EUs varemerkedirektiv), se blant annet punkt 3 i fortalen til EUs varemerkeforodning). De markeds-, språk- og andre kulturmessige ulikhetene mellom EØS-medlemsstatene (som nasjonale varemerkesystemer i større grad er egnet til å ivareta) står i sterk kontrast til en slik forståelse av EØS-avtalen som ble anført av Play Cherry.

Når det gjelder gyldighetsvurderingen så er dette immaterialrettstrollet enig med tingretten i at bruken av betegnelsen ”lotto” har vært mer eksklusivt knyttet til Norsk Tippings spill, enn betegnelsen ”potetgull” for Maaruds… eh, potetgull.

Dette immaterialrettstrollet kan imidlertid ikke helt forstå at konklusjonen rundt gyldigheten av varemerket LOTTO skulle fortone seg som tvilsom for tingretten. Foruten det relativt bestemte inntrykket undertegnede har av betegnelsen som et varemerke for et bestemt spill her til lands, så fremstår det noe underlig at tingretten (hvis i tvil om dette) tilsynelatende ikke har lagt mer vekt på den tilnærmede monopolsituasjonen Norsk Tipping har vært i for spilltjenester i Norge i den aktuelle perioden. Det at Norsk Tipping har vært så å si alene om å tilby spilltjenester her på berget må etter dette immaterialrettstrollets oppfatning kunne sies å ha vært med på å innarbeide en sekundær betydning (særpreg) av ”lotto” som kjennetegn for én bestemt tilbyder. Rettens henvisning til den etterfølgende konkurransesituasjonen ved slettelsesvurderingen kan indikere på at retten likevel har lagt vekt på dette, men det burde i det minste kunne kommet klarere til uttrykk.

Når det gjelder krenkelsesvurderingen, så bemerker dette immaterialrettstrollet at Play Cherry fremdeles markedsfører spill på nettstedet ”Eurolotto.com”, selv om selve spillet ”Eurolotto” er fjernet. I lys av denne bruken er det noe merkelig at anførselen om forbud mot bruk av denne betegnelsen (angivelig) ble tatt ut under Norsk Tippings prosedyre. På bakgrunn av rettens vurdering av ”Dinolotto” er det imidlertid nærliggende å tro at en vurdering av ”Eurolotto” uansett ville fått samme utfall. Samtidig kan det nok argumenteres for at betegnelsen ”euro” i større grad kan gi sterkere assosiasjoner til Norsk Tippings spill, eller en variant av dette (som for eksempel ”Vikinglotto”), enn det mer fantasifulle ”dino”.

Husk å følge IP-trollets Facebookside for enda hyppigere oppdateringer om nyheter på immaterialrettsfronten. Du kan også få automatisk varsling på e-post når vi legger ut nye saker ved å registrere e-postadressen din i margen til høyre (øverst).