Borgarting lagmannsrett: Kims kan i sin markedsføring fritt betegne sine potetchips som "potetgull"

"Potetgull"

Borgarting lagmannsrett avsa 16.12.2016 dom i ankesak mellom Orkla (som markedsfører Kims) og Estrella Maarud Brands og Maarud AS (Maarud) knyttet til gyldigheten av Maaruds registrerte ordmerke POTETGULL. Saken omhandlet en anke over Oslo tingretts dom av 30.9.2015, hvor POTETGULL ble kjent ugyldig etter varemerkeloven § 35. (omtalt av IPtrollet her). Lagmannsretten la, på samme måte som tingretten, til grunn at at «potet­gull» manglet særpreg på registrerings­tidspunktet i 2010, og anken ble derfor forkastet.

Lagmannsretten følger i store trekk tingrettens argumentasjon i særpregsvurderingen. Selv om de fremlagte markedsundersøkelsene hadde visse svakheter, la lagmannsretten til grunn at de viser at potetgull er beskrivende for potetskiver stekt i olje. Dette støttes av en lang rekke eksempler på at «potetgull» rent faktisk brukes beskrivende. Det er derfor ikke overraskende at lagmannsretten, på samme måte som tingretten, kommer til at registreringen av POTETGULL i 2010 var i strid med  varemerkeloven § 14 og derfor må settes til side som ugyldig etter  varemerkeloven § 35.

Lagmannsretten går imidlertid et skritt lengre enn tingretten, når den også gir Orkla medhold i påstanden om fastsettelsessøksmål for at de kan bruke betegnelsen potetgull i sin markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Tingretten hadde avvist kravet om slik fastsettelsesdom på grunn av manglende rettslig interesse. Riktignok hadde tingretten forutsetningsvis lagt til grunn at Maarud heller ikke hadde innarbeidet vern av potetgull etter varemerkeloven § 4. Tingretten fant det imidlertid vanskelig å ta stilling til om en eventuell fremtidig bruk av "potetgull" ville være i strid med markedsføringsloven §§ 25 eller 30. 

Lagmannsretten la derimot til grunn at Orkla hadde et reelt behov etter tvisteloven § 1-3 for å få prøvet spørsmålet om enhver bruk av "potetgull" var rettmessig. Det ble lagt vekt på at dom på opphevelse av varemerke ikke ville være tilstrekkelig, fordi Maarud fastholdt at enhver bruk av ordet potetgull – uansett på hvilken måte og i hvilken sammenheng - ville være i strid med Maaruds rettigheter (s. 23)

Lagmannsretten la, på samme måte som tingretten, til grunn at "potet­gull" ikke var innarbeidet etter vare­merke­loven § 4. (s. 22). Lagmanns­retten la til grunn at "potet­gull" måtte anses som en alminnelig betegnelse, og at det da hverken forelå forvekslings­fare eller utnyttelse av goodwill om Orkla benyttet betegnelsen, jf. markeds­førings­loven § 30. Lagmanns­retten kunne heller ikke se at bruken av "potetgull" i markedsføring overfor forbrukere som oppfatter dette som et allment begrep, ville være i strid med markedsføringsloven § 25.

Orklas påstand angikk bare retten til å bruke betegnelsen "potetgull" i markedsføring, og berørte ikke eventuelle andre handlinger som utføres sammen med markedsføringen. Orklas påstand om at "Orkla Confectinary & Snacks Norge AS kan bruke betegnelsen "potetgull" i sin markedsføring uten å krenke Estrella Maarud Brands ABs eller Maarud AS´ rettigheter", måtte da anses konkret nok utformet.

Dersom dommen blir rettskraftig innebærer dette ikke bare at Maaruds varemerke POTETGULL kjennes ugyldig, men at Orkla også står fritt til å benytte betegnelsen i "potetgull" i sin markedsføring, for eksempel ved markedsføring og salg av det som i dag betegnes som "Kims potetchips". Begrunnelsen knyttet til drøftelsen av om bruk av "potetgull" er i strid med markedsføringsloven er imidlertid så generell at dommen, selv om den formelt sett bare er bindende mellom Maarud og Orkla, i praksis innebærer at alle kan benytte betegnelsen "potetgull" i sin markedsføring.