Nytt nummer av NIR (5/2015)

Årets femte nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (5/2015) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder artikler om «Construction and Enforceability of Swiss-type Claims in Europe» av Frantzeska Papadopoulou; «The Evolution of the CJEU’s Case Law on Stem Cell Patents» av Timo Minssen og Ana Nordberg; «Swedish Patent Litigation in Comparison to European» av Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij og Anna Horn; «Selvstændig underpantsætning af immaterialret i Norge og Danmark» av Jens Bjørn Jensen; «Secure Transactions in Industrial Property Rights in Norway and Denmark» av Jens Bjørn Jensen; «The Future of Library Digitization in the European Union and Hungary» av Péter Mezei; «Konsekvenser af C More Entertainment-dommen» av Peter Schønning; «En ny svensk patentlag – en försummad möjlighet» av Erik Ficks og «Tillfälliga kopior – juridik i baklås» av Henrik Pontén.

«Il Tempo Extra Gigante» innebærer ikke inngrep i Caprino Filmsenters opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante»

Il Tempo Extra Gigante
Foto: Åshild Eidem, Aftenposten

Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 16.10.2015 dom i sak mellom Caprino Filmsenter (Caprino) og Hunderfossen Familiepark (Hunder­fossen) og Aukrust­stiftelsen. I dommen slås det fast at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebærer inngrep i Caprino Filmsenters opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante».

Kjell Aukrust skapte Flåklypa-universet gjennom tegninger og fortellinger. Han utga flere bøker med skildringer av Flåklypa, og en egen bokserie med Flåklypa Tidende. Den første kjente tegningen av «Il Tempo Gigante» ble publisert i Adresseavisen i 1968 under navnet «Reodor V-20», og skulle forestille Adresseavisens nye budbil. (Tegning A)

På slutten av 60-tallet kom Aukrust i kontakt med Ivo Caprino, og de avtalte lage en TV -serie basert på Flåklypauniverset kalt «Flåklypa Radio Norway». Til bruk i TV-serien ble det bygd en 1,5 m. lang tredimensjonal «Il Tempo Gigante». Bilen ble bygd i filmstudioet på Snarøya av Bjarne Sandemose. (Filmbilen) I 1972 skrinla imidlertid NRK prosjektet.

Reodor V-20 - Tegning A
Opprinnelig publisert i Adresseavisen, 1968

Etter en ide fra Remo Caprino, avtalte Aukrust og Caprino i stedet å lage en helaftens dukkefilm - «Flåklypa Grand Prix». Manu­skriptet til filmen ble skrevet av Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Ivo Caprino og Remo Caprino. Filmen hadde premiere i 1975 og ble en svært stor suksess. I Norge ble det solgt 5,5 millioner kinobilletter, og filmen er oversatt til 13 språk og vist i 30 land. Som et markedsføringstiltak bygget  Caprino Filmcenter en kjørbar, fullskalaversjon av «Il Tempo Gigante» som vakte stor interesse.

I forbindelse med forberedelsene av TV-serien eller filmen – det nærmere tidspunktet er uavklart – tegnet Aukrust en oppdatert versjon av bilen – nå omtalt som «Il Tempo Gigante» (Tegning B) Denne fungerte også som rekvisitt i filmen, nærmere bestemt i en scene hvor Solan Gundersen tar med seg tegningen til Ben Redik Fy-Fazan. Kjell Aukrusts opphavsrett er ved hans død overdratt til Aukruststiftelsen.

Hunderfossen Familiepark i Lillehammer bygget på 80-tallet opp en opplevelsespark som i stor grad var basert på Ivo Caprinos troll, figurer og dukker med motiver fra norske eventyr. Ved åpningen i 1984 hadde parken blant annet et 15 meter høyt sittende troll laget av Ivo Caprino. Fullskalamodellen av «Il Tempo Gigante» sto i sommermånedene utstilt i parken.

Il Tempo Gigante - Tegning B

Hunderfossen ønsket på 2000-tallet å lage en mer helhetlig attraksjon rundt «Il Tempo Gigante» blant annet i form av et Reodors verksted i forbindelse med bilen. Det var kontakt mellom parken og Caprino i denne forbindelse, men dette  materialiserte seg ikke.

Hunderfossen Familiepark tok da uformelt kontakt med Aukruststiftelsen. Denne kontakten resulterte etter hvert i byggingen av berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante», som sto klar til åpningen av parken våren 2014. Banen var 13 meter lang med 14 seter og var dels modellert som «Il Tempo Gigante» foran og bak, blant annet i form av overdimensjonerte eksospotter, radar og lykter på skjermen.

Caprino Filmcenter tok 15.10.2014 ut stevning mot Hunderfossen Familiepark blant annet med påstand om at parken ble forbudt å markedsføre «Il Tempo Extra Gigante». Det ble anført at Caprino hadde opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante» og Tegning B sammen med Aukruststiftelsen, og at banen innebar inngrep i denne opphavsretten. I alle tilfelle ble det anført at banen innebar en krenkelse av markedsføringsloven §§ 25 og 30 og brudd på lojalitetsplikt.

Hunderfossen Familiepark bestred kravet, og anførte i hovedsak at «Il Tempo Extra Gigante» var bygget på grunnlag av Aukrusts tegninger, ikke på grunnlag av filmbilen. Aukruststiftelsen trådte inn i saken med krav mot Caprino filmsenter, jf. tvisteloven § 15-3. Det ble lagt ned påstand om at Aukruststiftelsen alene hadde opphavsrett til Tegning B og at stiftelsen var berettiget til å tillate Hunderfossen å fremstille å vise «Il Tempo Extra Gigante» uten tillatelse fra Caprino.

Tingrettens vurdering

Il Tempo Gigante - filmbilen

Etter åvl. § 4 (2) har en bearbeidelse av et tidligere verk opphavs­retts­vern. Skoleeksempelet på slike bearbeidelse er oversettelser av litterære verk. Forutsetningen for at et åndsverk skal oppnå vern som bearbeidelse er at endringene av det opprinnelige verket er originale – eller som det også formuleres – har verkshøyde. Dersom dette er tilfellet blir den opprinnelige opphavs­mannen og bearbeideren innehaver av opphavsretten til bearbeidelsen i fellesskap, og utnyttelse av denne krever samtykke fra dem begge.

Det var ikke omstridt at Aukrust alene var opphavsmann til Tegning A. Det forelå imidlertid flere forskjeller mellom den opprinnelige Tegning A på den ene siden og filmbilen og Tegning B på den andre siden. Disse forskjellene besto blant annet et langt mer robust bakparti, flere og større eksospotter og radar bak. I tillegg fulgte flere tilpasninger av som følge av at Tegning A bare viste bilen fra én side, blant annet i form av en rosemalt kiste, batterier og vindmåler. Caprinos anførte at Aukrusts bidrag til filmbilen var begrenset til Tegning A, og at Sandemose sto bak disse endringene. Dette ville innebære at Caprino og Aukruststiftelsen sammen hadde opphavsrett til filmbilen og Tegning B 

For å ta stilling til denne anførselen måtte retten vurdere hvem som konkret hadde bidratt til de endringene som hadde kommet til uttrykk i filmbilen og Tegning B.

Retten fant det her sannsynliggjort at Aukrust i stor grad hadde bidratt til utformingen av filmbilen gjennom ideer, innspill, skisser og tegninger under arbeidet med filmbilen. Dette baseres dels på vitneforklaringer knyttet til Aukrust tilstedeværelse ved utformingen av filmbilen (s. 46-47) og presseklipp som beskriver Aukrusts innsats ved utformingen av filmbilen. (s. 47-49) Det fremheves videre at filmbilen inneholder en rekke detaljer fra Aukrusts tidligere arbeider, blant annet radar, dioptersikte, håndsveiv, to speedometre og tre horn i ett. (s. 50-51)

Dette innebar imidlertid ikke at Caprinos bidrag til filmbilen var uten beskyttelse. Det var enighet mellom partene at de bearbeidelser som var gjort på filmbilen hadde verkshøyde. (s. 55) Retten fant imidlertid at Caprinos innsats, gjennom Sandemose, imidlertid var begrenset til den helhetlige kunsthåndverksmessige uttrykk i filmbilen hadde fått gjennom frembringelsen av modellen.

Il Tempo Gigante - bil i virkelig størrelse

Dette innebar at Aukrust­stiftelsen alene hadde opphavsrett til Tegning B, da denne utelukkende måtte anses frembrakt etter bidrag fra Kjell Aukrust og ikke bare var en slavisk gjengivelse av filmbilen. Retten fant det riktignok sannsynlig at Tegning B ble laget som en rekvisitt til filmen, og at denne ble tegnet etter at filmbilen ble bygget. (s. 64) Utformingen av Tegning B må imidlertid anses å være resultatet av Aukrusts ideer, innspill, skisser og tegninger under arbeidet med filmbilen og ikke en slavisk gjengivelse av denne.

Sandemoses bidrag til filmbilen i form av det kunsthåndverksmessige uttrykket filmbilen er gitt gjenfinnes derimot ikke i Tegning B. Tegning B bærer snarere preg av Kjell Aukrusts fantasifulle og lekende strek og de mange originale detaljer som er typiske for ham. Dersom Aukrust hadde ment å direkte gjengi filmbilen, ville han med sin bilkunnskap, tegneteknikk og detaljorientering ha laget en tegning som nøyaktig gjenga filmbilen. (s. 66)

Retten la derfor til grunn at Tegning B er en bearbeidelse av Tegning A, men ikke av filmbilen, og at Aukruststiftelsen alene har opphavsrett til denne. (s. 67)

Spørsmålet ble deretter om «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i Caprinos opphavsrett til filmbilen. Etter rettens oppfatning ga «Il Tempo Extra Gigante» et svært annerledes inntrykk en filmbilen. (s. 61) Det ble videre påpekt at «Il Tempo Extra Gigante» er et langstrakt tog i full målestokk, og er vesensforskjellig både funksjonelt og formmessig fra filmbilen.

Retten fant, med henvisning til Rt. 1962 s. 964 (Wegners sybord), at det avgjørende var at det kunsthåndverksmessige uttrykket som karakteriserer Sandemoses filmbil, ikke gjenfinnes i «Il Tempo Extra Gigante». «Il Tempo Extra Gigante»  innebar derfor ikke inngrep i Caprinos opphavsrett til filmbilen. (s. 63)

Subsidiært anførte Caprino at «Il Tempo Gigante» var et fellesverk mellom Caprino Filmcenter og Aukrust, hvor ingen av bidragene kan «skilles ut som særskilte verk», jf. åvl. § 6. Det er da ikke nødvendig å fastslå hvem som bidro med hvilke elementer, da fellesverket som helhet ligger i sameie mellom partene. Retten la imidlertid til grunn at selv om det skulle foreligge et fellesverk innebærer dette ikke at Caprino får opphavsrett til Aukrusts opprinnelige bidrag. Det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til denne anførselen.

Caprino Filmcenter anfører subsidiært at Hunderfossen Familieparks tilbud og markedsføring av Il Tempo Extra Gigante var i strid med markedsføringsloven§§ 25 og 30, og at Aukruststiftelsen hadde medvirket til dette. Disse anførslene ble ikke tatt til følge. Det samme gjaldt anførslene om brudd på lojalitetsplikt.

Immaterialrettstrollets betraktninger

På grunnlag av det faktum retten finner bevist, hvor det legges til grunn at Kjell Aukrust i høy grad var involvert i arbeidet med filmbilen og i tillegg baserte en rekke detaljer på bilen på sine tidligere arbeider, er rettens konklusjon overbevisende. Det fremstår på grunnlag av dette faktum ikke tvilsomt at Aukruststiftelsen har opphavsrett til Tegning B og at Caprinos bidrag til filmbilen er begrenset til den helhetlige kunsthåndverksmessige uttrykk i filmbilen hadde fått gjennom frembringelsen av modellen. Dette illustrerer samtidig at saken i hovedsak dreide seg om bevisspørsmål i tilknytning til hvem som hadde bidratt med hva.

Det er riktignok noe opphavsrettslig rusk i avgjørelsen. I vurderingen av om filmbilen har verkshøyde legger retten til grunn at de elementene fra filmbilen som ikke er videreført i «Il Tempo Extra Gigante» ikke skal tas i betraktning ved verks­høyde­vurderingen. (s. 58) Dette er isolert sett galt, da verks­høyde­vurderingen må foretas for frembringelsen som helhet, ikke bare for de elementer som er videreført. Hvilke elementer som er gjengitt i inngrepsgjenstanden får først betydning i inngrepsvurderingen. Tingrettens tanke har trolig vært å skille ut de elementene som er gjengitt i «Il Tempo Extra Gigante», da det uansett bare er disse som får betydning for inngrepsvurderingen. Dette får imidlertid ikke avgjørende betydning, da retten uansett legger til grunn at det helhetlige kunsthåndverksmessige uttrykk i filmbilen har verkshøyde og dermed utgjør en bearbeidelse etter åvl. § 4 andre ledd.

På samme måte kunne uttalelsen om at selv om det foreligger et fellesverk må det gjøres «fradrag for originalopphavsmannens bidrag for å finne hva som utgjorde bearbeidelsen» vært klarere. (s. 63) Dette synes å misforstå hva et fellesverk egentlig er. Anførselen om at det foreligger et fellesverk innebærer nettopp en anførsel om at de ulike aktørenes bidrag er så sammenblandet at det ikke er mulig å skille dem fra hverandre, og at det defor ikke skal gjøres et slikt fradrag. På den annen side er det rimelig klart at det ut fra det faktum retten legger til grunn, hvor Aukrust har stått for størstedelen av utformingen av bilen og hvor Sandemose har skapt modellen av filmbilen etter disse instruksjonene, at filmbilen ikke utgjør et fellesverk etter åvl. § 6. Og da kunne man like godt ha slått dette fast.

Retten legger videre til grunn at Kjell Aukrust har opphavsrett til navnet «Il Tempo Gigante». (s. 68) Immaterialrettstrollet synes dette var raust, men må nok konstatere at listen for verkshøyde her er lagt for lavt. Det ligger ingen skapende innsats i å sette sammen de italienske ordene «il tempo» og «gigante» til «Il Tempo Gigante». Dette får imidlertid ikke nevneverdig betydning for rettens vurdering etter markedsføringsloven § 30, hvor dette anvendes som et argument.

Nytt nummer av NIR (4/2015)

Årets fjerde nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (4/2015) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder artikler om «The Many Faces of Patents: Implications for Legal Analysis» av Pia Björkwall; «Marknadsidentitet, irrationella konsumenter och varumärket som en kvalitetsgaranti» av Stojan Arnerstål; «Brug af parodier i ophavsretlig henseende: Rækkevidden af EU-Domstolens dom i Deckmyn vs Vandersteen» av Søren Sandfeld Jakobsen; «Farge som varemerke» av Tone Lindstad og «Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2015» av Henry Olsson

Mere fotnoter?

Kilde: Aschehougs hjemmesider

Dagens Næringsliv, VG og andre melder at Jo Nesbø i boken «Mere Blod» unnlot å kreditere Øyvind Eggen for bruk av hans hovedoppgave «Troens bekjennere - Kontinuitet og endring i en læstadiansk menighet» (hovedoppgaven er tilgjengelig i sin helhet her).

Begge aviser viser eksempler der Nesbø mer eller mindre har skrevet direkte av Eggens hovedoppgaven, og/eller ligger meget tett opp til Eggens uttrykk.

Nesbø og Eggen ser i nyhetssakene ut til å ha vært enige om en tilnærmet fri bruk av Eggens hovedoppgave, mot at Eggen krediteres, uten at det fremgår klart på hvilken måte denne krediteringen skulle skje. Den manglende krediteringen forklares dels som misforståelser mellom Nesbø og Eggen om hvordan krediteringen skulle skje, samt en administrativ glipp fra forlaget Aschehoug.

Saken får enkelte, herunder VG og Aftenposten, til å lenke videre til saker som gjelder DN-journalisten Daniel Butenschøn, som ble avslørt for omfattende sitatjuks og plagiering i sommer. Dette blir noe misvisende. Nesbø hadde tillatelse fra Eggen til å bruke materiale fra hovedoppgaven. Dermed kan ikke Nesbøs handlinger anses å utgjøre plagiering. Plagiering er imidlertid kun én særskilt form for opphavsrettskrenkelse. Selv om man har samtykke til bruken av andres opphavsrettsbeskyttede materiale, vil det selvsagt kunne foreligge opphavsrettskrenkelse der bruken av materialet ikke skjer i henhold til det samtykket som er gitt for bruken. I denne konkrete saken ønsker ikke Eggen annet enn å anerkjennes som opphavsmann (eller kilde) for skildringene som stammer for hovedoppgaven. Eggen synes videre å være mer opptatt av et generelt poeng, når han i VG fremholder at det i

«faglitteratur er ... krystallklare regler for hvordan man setter inn referanser og kildehenvisninger. Slik er det ikke for romaner. I skjønnlitteratur finnes det ingen tydelig måte å gjøre dette på».

Spørsmålet er altså: Hvordan skal man kreditere opphavsmenn for bruk av deres materiale i skjønnlitterære verk?

Åndsverkloven § 22 angir at en kan sitere fra offentliggjorte verk «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger». Videre angir åvl. § 11 andre ledd andre setning at man ved gjengivelse av verk «må kilden alltid angis slik som god skikk tilsier». Angivelsen av kilder skal altså skje i samsvar med «god skikk». God skikk er en rettslig standard, som nødvendigvis har ulikt innhold avhengig av hva slags verkstype det dreier seg om. 

Eksempelvis vil sitering eller annet gjenbruk av musikk, nødvendigvis gjøres til kjenne på en annen måte enn gjenbruk av tekst. Slike direkte referanser som Eggen peker på til VG, er helt uegnet for musikk. I ekstremvarianten må det da kreves at artisten synger fotnoter og referanser for tekst og/eller melodi-bruk, noe som vil være ødeleggende for musikkopplevelsen (men dette kunne jo vært en artig utfordring for opphavsretts-interesserte musikere der ute...). I musikken angis kilder vanligvis i tilknytning til informasjon om den aktuelle musikkverk i albumcover og på internett. Gjenbruk markeres gjennom at det anerkjennes at utdrag er hentet fra en (eller flere) bestemte musikkverk, og/eller ved at skaperen av det gjenbrukte materialet gis medopphavsrett også i det «nye» musikkverk.

Dette er en helt annet måte å kreditere kilder på enn Eggens (riktige) angivelser av kravene som gjelder for faglitterære verk. I faglitterære verk gjelder strenge krav til kildehenvisning. Her skal bruken av andres materiale markeres tydelig, med sitattegn om det gjelder direkte sitering, med direkte referanse, gjennom fotnote eller innskutt i tekst, om hvor det anvendte materialet er funnet (i hvilket verk) og hvem som er opphavsmann (eller «forfatter» om det dreier om ikke-opphavsrettsbeskyttet materiale) til materialet.

For skjønnlitteratur gjelder det ingen slike klare regler. Nesbø angir i VG at han håper at 

«fiksjonen får videst mulige rammer, at forfatteren står relativt fritt til å blande løgn og sannhet, de faktiske omgivelsene, faglitterært kildemateriale, forvrengte fakta og ren fantasi. På den annen side, det skader jo ikke å spørre høflig om lov når andres arbeid blir en viktig ingrediens i ens eget, som Eggens i «Mere Blod». Men takhøyden bør være stor, synes jeg».

Tilsvarende som for musikken, vil de krav til kildehenvisning som gjelder for faglitteratur kunne være ødeleggende for opplevelsen av det skjønnlitterære verk. Skjønnlitteratur skal som utgangspunkt være fiksjon, og skal derfor egentlig ikke kreve kildehenvisninger. Som denne saken viser, kan imidlertid skjønnlitterære verk også inneholde gjenbruk fra andre verk. Den «skikk» som gjelder for skjønnlitterære verk er at man ikke angir direkte i teksten når noe er direkte hentet, eller er en lett variasjon over allerede eksisterende verk. 

For at slik bruk av materiale skal anses som «god skikk» bør det imidlertid kreves at gjenbruket gjøres kjent på annen måte. Det er da også nokså vanlig at forfattere i slutten av boken gir en takk til de(t) som har hjulpet forfatteren med arbeidet av boken. Når det dreier seg om noe såpass konkret som bruk av et bestemt verk av en bestemt forfatter, synes den beste måten å gjøre dette på å være noe i retning av «takk til [Navn Navnesen] for bruk av [verkets navn]». Å vise til konkrete sider i eget verk, og de konkrete sider i det eldre verk som er anvendt, synes ikke å være nødvendig. Dette forutsetter imidlertid at det er tale om tillatt bruk, enten gjennom samtykke eller åndsverklovens låneregler. Om eksempelvis Nesbø skulle hevdet at hans skildringer av det læstadianske miljøet var hans egne, vil en takk til Eggen for inspirasjon ikke ha vært tilstrekkelig. I dette tenkte tilfellet vil ikke Nesbø bare ha hentet inspirasjon, men det vernede uttrykket fra Eggens arbeider. Og dette vil være en opphavsrettskrenkelse.

Etter at saken ble omtalt i mediene, har følgende tekst dukket opp på Aschehougs hjemmesider, der boken «Mere Blod» kan kjøpes:

«Jo Nesbø om «Mere blod»:
«I beskrivelsene av Finnmark - som selv for nordmenn flest er ganske ukjent territorium - er kildene blant annet mine egne erfaringer da jeg reiste og bodde i fylket på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, andre som har innblikk i samekultur og Øyvind Eggen som har latt meg bruke utdrag av sin avhandling om læstadianere»».

Tilsvarende tekst vil tilsynelatende bli tatt inn i fremtidige utgaver, i følge Aschehougs forlagssjef Trygve Åslund i Dagens Næringsliv. En slik anerkjennelse synes å svare til Eggens forventninger, og ser generelt også ut til å være en type anerkjennelse som utgjør «god skikk» for skjønnlitterære verk, selv om det muligens også er ønskelig at de(t) konkrete verk angis eksplisitt.

Når varemerker blir for populære

Oslo tingrett avsa tidligere denne uken dom hvor Maaruds varemerke «Potetgull» ble kjent ugyldig på grunn av manglende særpreg. Potetgull var blitt så kjent og så populært at det ikke lenger var egnet til å fungere som et kjennetegn for potetskiver stekt i olje fra Maarud, men hadde blitt en alminnelig betegnelse på slike potetskiver uavhengig av produsent. Om dommen blir stående innebærer dette at i praksis Maarud mister sin enerett til å benytte «Potetgull» som varemerke. 

Varemerkehistorien har tallrike eksempler på slike varemerker som har blitt så kjente at de har mistet evnen til å fungere som varemerke. Skoleeksempelet er aspirin fra den tyske farmasiprodusenten Bayer, som ganske raskt utviklet seg til å bli den alminnelige betegnelsen på det smertestillende middelet acetylsalisylsyre.

I mange tilfeller kan en produsent ha lagt ned en betydelig innsats i å komme opp med et godt varemerke og i å etablere dette på markedet. Det kan da virke urimelig at varemerkeinnehaver skal miste retten til merket bare fordi merket har blitt så populært.

Varemerkeretten verner imidlertid ikke den oppfinnsomme produsentens innsats i seg selv, men bare i den grad denne innsatsen gjør at varemerket er i stand til å angi et kommersielt opphav. Et eksempel på at slik innsats bar frukter er «Gule sider». Gule sider hadde etter hvert hadde blitt en alminnelig betegnelse på firmadelen av telefonkatalogen. Gjennom blant annet store reklamekampanjer («Gule sider sponser været») klarte Telenor imidlertid å reetablere «Gule sider» som et varemerke for egen firmakatalog.

For produsenter med store markedsandeler er det særlig påtrengende å ta grep for å sikre at forbrukerne oppfatter merket som et navn på gitte produsenter nettopp fra denne produsenten og ikke som en generell betegnelse på slike varer. Dette var tilfellet for Maarud som var enerådende på det norske potetgullmarkedet frem til 60-tallet. Som det uttrykkes i den ledende læreboken på feltet: «Kommer man opp i en markedsandel av størrelsesorden femti prosent, er hovedoppgaven for markedsføringsavdelingen ikke lenger å gjøre varemerket kjent, men derimot å gjøre det kjent at det er et varemerke»

Ett slikt grep er å  markedsføre produktet med både varemerket og den generiske betegnelsen (f.eks. «Aspirin acetylsalisylsyre» eller «Aspirin hodepinetabletter»). Samtidig bør man i så stor grad som mulig unngå å bruke varemerket sammen med foretaksnavnet (for eksempel «Maarud potetgull»), fordi forbrukeren da lettere vil oppfatte varemerket som en alminnelig betegnelse og ikke som produsentens varemerke. Et poeng i dommen var at Maarud i stor utstrekning hadde gjort nettopp dette.

Ett annet grep er reklamekampanjer som søker å «oppdra» forbrukerne til å oppfatte et merke som en betegnelse på varer fra varemerkinnehaver (for eksempel Xerox’ «When you use 'xerox' the way you use 'aspirin,' we get a headache»).

Selv om det i utgangspunktet kan virke positivt at ens varemerker er så populære som mulig, er det helt sentralt å forsikre seg om at de er populære som varemerker, ikke som alminnelige betegnelser. I motsatt fall risikerer man å bli offer for sin egen popularitet.

Innlegget er også publisert i Dagens Næringsliv.

Har dere mere potetgull; ja, det har vi faktisk - POTETGULL har ikke særpreg som varemerke

Potetgull® Potetgull

Oslo tingrett traff 30.9.2015 dom i sak mellom Orkla (som markedsfører Kims) og Estrella Maarud Brands og Maarud AS (Maarud) knyttet til gyldigheten av Maaruds registrerte varemerke POTETGULL. Tingretten slo fast at «potetgull» både manglet særpreg og måtte anses beskrivende for potetskiver stekt i olje. Varemerket POTETGULL ble derfor kjent ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Maarud har siden 1938 brukt betegnelsen «potetgull» på sine potetskiver stekt i olje. Produksjonen ble riktignok stanset under krigen, men ble tatt opp igjen på 50-tallet. I 1997 søkte Maarud om registrering av ordmerket POTETGULL, men søknaden ble trukket etter protest fra blant annet Sætre AS. I 2009 søkte Maarud igjen om registrering av POTETGULL, og dette ble i 2010 registrert som varemerke 254745 for  klasse 29 Snackprodukter basert på poteter.

Orkla gikk i 2015 til søksmål for å få kjent registreringen ugyldig, da de anså at «potetgull» ikke var egnet til å skille Maaruds varer fra andre potetgullprodusenters varer og at «potetgull» dessuten var en beskrivende betegnelse for potetbasert snacks.

For at et varemerke skal kunne registreres må det etter varemerkeloven §14 andre ledd bokstav a og b ikke bestå av et tegn som angir varens art mv. eller utgjør en sedvanlig betegnelse for varen. Dersom varemerket ikke oppfyller disse kravene, kan det kjennes ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Oslo tingrett slo fast at «potetgull» var et sammensatt ord, hvor «potet» var fullt ut beskrivende, og «gull» hadde en «fremtredende beskrivende karakter». (s. 9) Retten la derfor til grunn at ordmerket «potetgull» allerede da det ble tatt i bruk var svakt i varemerkerettslig forstand. Dette var imidlertid ikke avgjørene for vurderingen på søknads- og registreringstidspunktet (hhv. i 2009 og 2010)

Det samme gjaldt Maaruds bruk av betegnelsen «potetgull» før registrering. Retten fant likevel at denne bruken var egnet til å kaste lys over merkets særpreg på registreringstidspunktet (s. 9).

Potetgull(?)

Retten la til grunn at Maarud var enerådende på det norske markedet frem til en gang på 60-tallet, og at en markedsandel på 60-tallet på om lag 75% gradvis hadde blitt redusert til 55% i dag. I denne perioden hadde Maarud, etter rettens syn, i stor grad brukt betegnelsen «potetgull» på en måte slik at det var lagt opp til at forbrukerne skulle oppfatte denne som beskrivende. Maaruds innpakninger fremhevet i tillegg til «potetgull» firmanavnet Maarud. I tillegg ble «potetgull» i en periode på 60-tallet trykket på posen på samme måte, og i det samme  karakteristiske billedmerket, som man skrev MAARUD OSTEPOP, MAARUD POPCORN, MAARUD BACONGULL etc.  Etter rettens oppfatning ga Maarud med dette forbruker et klart inntrykk av at potetgull var beskrivende for produktet potetchips.

Til sist trakk retten frem en rekke eksempler på at «potetgull» rent faktisk blir brukt som en beskrivende betegnelse på potetskiver stekt i olje. Denne omfattende beskrivende bruken innebar i følge retten at hensynet til friholdelse gjorde seg gjeldende i den forstand at man bør unngå monopolisering av ord som i så stor utstrekning benyttes som beskrivende for et vareslag. (s. 11)

Det var i saken fremlagt fem markedsundersøkelser knyttet til hvordan publikum oppfattet ordet «potetgull». Det var noe uenighet blant de sakkyndige knyttet til angivelige svakheter ved disse undersøkelsene. Retten fant likevel at undersøkelsene i det store og det hele støttet opp under de øvrige momentene som tilsa at «potetgull» manglet særpreg. (s. 12-16)

Retten kom etter dette at til at «potetgull» manglet særpreg og var beskrivende på registreringstidspunktet. Registreringen av varemerket POTETGULL ble dermed kjent ugyldig.

Orkla hadde imidlertid i tillegg begjært fastsettelsesdom for at de kunne bruke betegnelsen «potetgull» i sin markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Kravet var dels basert på at bruk av betegnelsen «potetgull» ikke var i strid med varemerkeloven § 4 fordi vern hverken forelå som følge av registrering eller innarbeidelse. Uansett kunne Orkla bruke betegnelsen «potetgull» i medhold av varemerkeloven § 5. Til sist ble det gjort gjeldende at bruken heller ikke var i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Gitt Maaruds tilkjennegivelse i brevs form av at de ville anse enhver bruk av betegnelsen «potetgull» som illojalt og i strid med varemerkeloven og markedsføringsloven, måtte Orkla anses å ha et reelt behov for å få prøvd spørsmålet. jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.

Retten la imidlertid til grunn at selv om man skulle komme til at Orklas bruk av «potetgull» var lovlig etter varemerkeloven, måtte man fortsatt vurdere om bruken var i samsvar med markedsføringsloven. Dette forutsatte en vurdering av fremtidige forhold som det var vanskelig å ha full oversikt over på domstidspunktet. Det var derfor ikke mulig å ta stilling til hvorvidt en eventuell fremtidig bruk ville være i strid med markedsføringsloven §§ 25 eller 30.  Kravet om fastsettelsesdom ble derfor avvist på grunn av manglende rettslig interesse.

Immaterialrettstrollets betraktninger

For dette av Immaterialrettstrollets hoder fremstår avgjørelsen umiddelbart som et riktig resultat. Han er muligens farget av en oppvekst der potetgull var potetgull, uavhengig av hvilken produsents navn som var trykket på posen. (Det har riktignok blitt fortalt ham at på Vestlandet er «potetgull» nærmest et fremmedord, og at den generiske betegnelsen er «chips») Uavhengig av dette fremstår dommens konklusjon om at «potetgull» både brukes og oppfattes som en beskrivende betegnelse for  potetskiver stekt i olje, som godt dokumentert.

Med dette skulle man tro at saken var avgjort og at Kims og andre fritt kan kalle sine potetchips for «potetgull». (At man kan bruke «potetgull» som en alminnelig språklig betegnelse er allerede klart, uavhengig av varemerke­beskyttelsen.) Så enkelt er det imidlertid ikke.

Selv om POTETGULL er kjent ugyldig som registrert varemerke, kan merket - i alle fall i teorien - fortsatt ha vern som innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Legger man dommens argumentasjon til grunn jobber Maarud imidlertid i motbakke her. Oslo tingrett konstaterer i tillegg av eget initiativ at de mener POTETGULL ikke har vern gjennom innarbeidelse. (s. 17) Dette er imidlertid ikke rettskraftig avgjort i dommen, og kan derfor i prinsippet gjøres til gjenstand for en ny sak.

Mer interessant er spørsmålet om Kims og andres eventuelle bruk av betegnelsen «potetgull» er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25 eller innebærer etterligning av en annens produkt i strid med markedsføringsloven § 30. Vurderingen etter disse bestemmelsene er etter omstendighetene en annen enn vurderingen om «potetgull» kan registreres eller innarbeides som varemerke. 

Selv om markedsføringslovens bestemmelser derfor supplerer, og etter omstendighetene går lenger enn, varemerkelovens bestemmelser, bør man imidlertid vise forsiktighet ved anvendelse av markedsføringslovens bestemmelser på forhold av lignende karakter som er omhandlet i varemerkeloven når vilkårene i denne ikke er oppfylt. (Se Rt. 1995 s. 1908 som argumenterer tilsvarende mht. forholdet mellom markedsføringslovens generalklausul [nå: mfl. § 25]  og lovens spesialbestemmelser) I alle tilfelle vil friholdelsesbehovet av merket «potetgull» få betydning for vurderingen etter markedsføringsloven.

Full disclosure: Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, jobber i Advokatfirmaet Grette, som representerte Orkla i saken. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.