Har dere mere potetgull; ja, det har vi faktisk - POTETGULL har ikke særpreg som varemerke

Potetgull® Potetgull

Oslo tingrett traff 30.9.2015 dom i sak mellom Orkla (som markedsfører Kims) og Estrella Maarud Brands og Maarud AS (Maarud) knyttet til gyldigheten av Maaruds registrerte varemerke POTETGULL. Tingretten slo fast at «potetgull» både manglet særpreg og måtte anses beskrivende for potetskiver stekt i olje. Varemerket POTETGULL ble derfor kjent ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Maarud har siden 1938 brukt betegnelsen «potetgull» på sine potetskiver stekt i olje. Produksjonen ble riktignok stanset under krigen, men ble tatt opp igjen på 50-tallet. I 1997 søkte Maarud om registrering av ordmerket POTETGULL, men søknaden ble trukket etter protest fra blant annet Sætre AS. I 2009 søkte Maarud igjen om registrering av POTETGULL, og dette ble i 2010 registrert som varemerke 254745 for  klasse 29 Snackprodukter basert på poteter.

Orkla gikk i 2015 til søksmål for å få kjent registreringen ugyldig, da de anså at «potetgull» ikke var egnet til å skille Maaruds varer fra andre potetgullprodusenters varer og at «potetgull» dessuten var en beskrivende betegnelse for potetbasert snacks.

For at et varemerke skal kunne registreres må det etter varemerkeloven §14 andre ledd bokstav a og b ikke bestå av et tegn som angir varens art mv. eller utgjør en sedvanlig betegnelse for varen. Dersom varemerket ikke oppfyller disse kravene, kan det kjennes ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Oslo tingrett slo fast at «potetgull» var et sammensatt ord, hvor «potet» var fullt ut beskrivende, og «gull» hadde en «fremtredende beskrivende karakter». (s. 9) Retten la derfor til grunn at ordmerket «potetgull» allerede da det ble tatt i bruk var svakt i varemerkerettslig forstand. Dette var imidlertid ikke avgjørene for vurderingen på søknads- og registreringstidspunktet (hhv. i 2009 og 2010)

Det samme gjaldt Maaruds bruk av betegnelsen «potetgull» før registrering. Retten fant likevel at denne bruken var egnet til å kaste lys over merkets særpreg på registreringstidspunktet (s. 9).

Potetgull(?)

Retten la til grunn at Maarud var enerådende på det norske markedet frem til en gang på 60-tallet, og at en markedsandel på 60-tallet på om lag 75% gradvis hadde blitt redusert til 55% i dag. I denne perioden hadde Maarud, etter rettens syn, i stor grad brukt betegnelsen «potetgull» på en måte slik at det var lagt opp til at forbrukerne skulle oppfatte denne som beskrivende. Maaruds innpakninger fremhevet i tillegg til «potetgull» firmanavnet Maarud. I tillegg ble «potetgull» i en periode på 60-tallet trykket på posen på samme måte, og i det samme  karakteristiske billedmerket, som man skrev MAARUD OSTEPOP, MAARUD POPCORN, MAARUD BACONGULL etc.  Etter rettens oppfatning ga Maarud med dette forbruker et klart inntrykk av at potetgull var beskrivende for produktet potetchips.

Til sist trakk retten frem en rekke eksempler på at «potetgull» rent faktisk blir brukt som en beskrivende betegnelse på potetskiver stekt i olje. Denne omfattende beskrivende bruken innebar i følge retten at hensynet til friholdelse gjorde seg gjeldende i den forstand at man bør unngå monopolisering av ord som i så stor utstrekning benyttes som beskrivende for et vareslag. (s. 11)

Det var i saken fremlagt fem markedsundersøkelser knyttet til hvordan publikum oppfattet ordet «potetgull». Det var noe uenighet blant de sakkyndige knyttet til angivelige svakheter ved disse undersøkelsene. Retten fant likevel at undersøkelsene i det store og det hele støttet opp under de øvrige momentene som tilsa at «potetgull» manglet særpreg. (s. 12-16)

Retten kom etter dette at til at «potetgull» manglet særpreg og var beskrivende på registreringstidspunktet. Registreringen av varemerket POTETGULL ble dermed kjent ugyldig.

Orkla hadde imidlertid i tillegg begjært fastsettelsesdom for at de kunne bruke betegnelsen «potetgull» i sin markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Kravet var dels basert på at bruk av betegnelsen «potetgull» ikke var i strid med varemerkeloven § 4 fordi vern hverken forelå som følge av registrering eller innarbeidelse. Uansett kunne Orkla bruke betegnelsen «potetgull» i medhold av varemerkeloven § 5. Til sist ble det gjort gjeldende at bruken heller ikke var i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Gitt Maaruds tilkjennegivelse i brevs form av at de ville anse enhver bruk av betegnelsen «potetgull» som illojalt og i strid med varemerkeloven og markedsføringsloven, måtte Orkla anses å ha et reelt behov for å få prøvd spørsmålet. jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.

Retten la imidlertid til grunn at selv om man skulle komme til at Orklas bruk av «potetgull» var lovlig etter varemerkeloven, måtte man fortsatt vurdere om bruken var i samsvar med markedsføringsloven. Dette forutsatte en vurdering av fremtidige forhold som det var vanskelig å ha full oversikt over på domstidspunktet. Det var derfor ikke mulig å ta stilling til hvorvidt en eventuell fremtidig bruk ville være i strid med markedsføringsloven §§ 25 eller 30.  Kravet om fastsettelsesdom ble derfor avvist på grunn av manglende rettslig interesse.

Immaterialrettstrollets betraktninger

For dette av Immaterialrettstrollets hoder fremstår avgjørelsen umiddelbart som et riktig resultat. Han er muligens farget av en oppvekst der potetgull var potetgull, uavhengig av hvilken produsents navn som var trykket på posen. (Det har riktignok blitt fortalt ham at på Vestlandet er «potetgull» nærmest et fremmedord, og at den generiske betegnelsen er «chips») Uavhengig av dette fremstår dommens konklusjon om at «potetgull» både brukes og oppfattes som en beskrivende betegnelse for  potetskiver stekt i olje, som godt dokumentert.

Med dette skulle man tro at saken var avgjort og at Kims og andre fritt kan kalle sine potetchips for «potetgull». (At man kan bruke «potetgull» som en alminnelig språklig betegnelse er allerede klart, uavhengig av varemerke­beskyttelsen.) Så enkelt er det imidlertid ikke.

Selv om POTETGULL er kjent ugyldig som registrert varemerke, kan merket - i alle fall i teorien - fortsatt ha vern som innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Legger man dommens argumentasjon til grunn jobber Maarud imidlertid i motbakke her. Oslo tingrett konstaterer i tillegg av eget initiativ at de mener POTETGULL ikke har vern gjennom innarbeidelse. (s. 17) Dette er imidlertid ikke rettskraftig avgjort i dommen, og kan derfor i prinsippet gjøres til gjenstand for en ny sak.

Mer interessant er spørsmålet om Kims og andres eventuelle bruk av betegnelsen «potetgull» er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25 eller innebærer etterligning av en annens produkt i strid med markedsføringsloven § 30. Vurderingen etter disse bestemmelsene er etter omstendighetene en annen enn vurderingen om «potetgull» kan registreres eller innarbeides som varemerke. 

Selv om markedsføringslovens bestemmelser derfor supplerer, og etter omstendighetene går lenger enn, varemerkelovens bestemmelser, bør man imidlertid vise forsiktighet ved anvendelse av markedsføringslovens bestemmelser på forhold av lignende karakter som er omhandlet i varemerkeloven når vilkårene i denne ikke er oppfylt. (Se Rt. 1995 s. 1908 som argumenterer tilsvarende mht. forholdet mellom markedsføringslovens generalklausul [nå: mfl. § 25]  og lovens spesialbestemmelser) I alle tilfelle vil friholdelsesbehovet av merket «potetgull» få betydning for vurderingen etter markedsføringsloven.

Full disclosure: Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, jobber i Advokatfirmaet Grette, som representerte Orkla i saken. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

BGH: Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir innebærer ikke inngrep i Haribos ordmerke GOLDBÄREN

Bundesgerichtshof avsa 23.9.2015 dom hvor det ble slått fast at salg og markedsføring av Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir ikke innebærer inn­grep i Haribos ord­merke GOLDBÄREN. (Dommen er ennå ikke tilgjengelig, men BGH har sendt ut en pressemelding)

Haribo selger og markedsfører vingummibjørner under navnet GOLDBÄREN, og er innehaver av ordmerkene GOLDBÄR (gullbjørn) og GOLDBÄREN (gullbjørner). Lindt selger og markedsfører sjokoladefigurer innpakket i gullpapir. Mest kjent er muligens sjokoladekaninene, men Lindt selger også sjokoladebjørner i gullpapir.

Deler av nyhetsdekningen av saken (eks. BBC) kan gi det feilaktige inntrykk at saken dreier seg om forvekslbarhet mellom Haribos gul(l)fargede vingummibjørner og Lindts bjørner pakket i gullpapir. Dette er ikke riktig. Hovedspørsmålet i saken var om det forelå  forvekslbarhet mellom Haribos registrerte ordmerke GOLDBÄREN og Lindts sjokoladebjørner pakket i gullpapir – altså en sammenligning mellom et ord, og de assosiasjoner dette gir, og en tredimensjonal figur. Dette innebar at den relevante sammenligningen måtte foretas mellom figuren og ordmerket, ikke mellom figuren og produkter som ble solgt under merket GOLDBÄREN, typisk gule  vingummibjørner.

Sammenligning bjørn v. bjørn er uten betydning for
inngrepsvurderingen for ordmerket GOLDBÄREN.

BGH la til grunn at en forvekslbarhet mellom et ordmerke og en tredimensjonal figur måtte bestå i forvekslbarhet knyttet til meningsinnholdet. («Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt») Dette innebar at det registrerte ordmerket var den nærliggende betegnelsen på den påståttt inngripende figuren. Her måtte man imidlertid anvende en streng standard, fordi et ordmerke ellers kunne innebære et monopol på en hel produktgruppe.

Dette var ikke tilfellet, da de mest nærliggende betegnelsene på Lindts sjokoladebjørn snarere var «teddy», «sjokoladebjørn» og «sjokolade-teddy». Haribo hadde riktignok også registrerte merket GOLD-TEDDY. Dette var imidlertid gjort etter at Haribo ble klar over at Lindt var i ferd med å lansere sin sjokoladebjørn på markedet. Å håndheve dette merket overfor Lindt ville derfor være i strid med god forretningsskikk (wettbewerbswidrige Behinderung), jf. den tyske Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) § 4 nr. 10. (som tilsvarer den norske markedsføringsloven)

Haribos registrerte figurmerke

Haribo hadde også registrert et figurmerke, bestående av en gul bjørn. Men heller ikke denne kunne anses forvekslbar med Lindts sjokoladebjørn. Til sist hadde Haribo fremmet krav etter UWG § 4 nr. 9 (som dels tilsvarer den norske markedsføringsloven § 30) om at Lindts sjokoladebjørn utgjorde en produktetterligning av med Haribos gule vingummibjørn.  Heller ikke dette kravet nådde frem.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er egnet til å illustrere at også sammenligningsvurderingen i varemerkeretten – i likhet med de øvrige immaterialrettighetene – forutsetter en form for abstraksjonsvurdering. Registrering eller innarbeidelse av et ordmerke verner for eksempel ikke bare mot identisk eller forvekslbar utnyttelse av et registrert ordmerke i form av andre ord eller sammensetninger av ord, men også andre tegn som omfattes av meningsinnholdet til dette ordet. I norsk rett har dette særlig vært drøftet knyttet til spørsmål om motivbeskyttelse, dvs. knyttet til beskyttelse av motiv gjengitt i figurmerker eller kombinerte merker, for eksempel Pumas puma. (se for eksempel Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 2011 s. 404-407) 

Som BGH også påpeker, er det imidlertid grunn til å utvise forsiktighet når det gjelder forveksling med tredimensjonale figurer. I motsatt fall vil et halvveis beskrivende merke som GOLDBÄREN innebære et monopol på en hel produktgruppe. I så fall må det være snakk om et sterkere merke en GOLDBÄREN, og hvor risikoen for forveksling er mer åpenbar.

"Potetgull" og andre varemerker kan fritt brukes som alminnelige språklige betegnelser

Potetgull® Potetgull

VGNett melder at Maarud ber VGs Vektklubb om å slutte å bruke betegnelsen «potetgull» på sprø, stekte flak av poteter. Maarud påberoper seg at Potetgull® er selskapets innarbeidede og registrerte varemerke, og «ber derfor for fremtiden [VG om å] bruke de mer korrekte betegnelsene «snacks» eller «potetchips» når kategorien eller produktgruppen skal omtales».

Innehaver av et varemerke får etter varemerkeloven §4 rett til å nekte andre å bruke identiske eller forvekslbare merker i næringsvirksomhet. Som bruk anses blant annet å sette merket på varer eller emballasje, tilby tjenester under merket og å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame. Fellesnevneren er imidlertid at varemerkebruken må skje i en eller annen form salg eller markedsføring i vid forstand. Innehaver av et varemerke kan ikke nekte andre å bruke et varemerke som en beskrivende betegnelse i alminnelig språkbruk!

Samtidig kan man på mange måter forstå varemerkeinnehaveres ønske om å kontrollere bruken av sine varemerker som alminnelige betegnelser. Slik bruk kan nemlig gjøre at merket etter hvert blir beskrivende for de varer eller tjenester det brukes for å markedsføre, og dermed mister det rettslige vernet for varemerket. Kjente eksempler er «aspirin» for acetylsalisylsyre og «thermos» for vakuumflasker med isolerende vegger. Oslo tingrett avsier snart dom i sak mellom Maarud og Orkla (som er selger Kims), hvor Orkla har gått til sak for å få kjent  ordmerket POTETGULL ugyldig. Så når saken er avsluttet kan man kanskje legge til «potetgull» til listen.

Potetgull?

Grep varemerkeinnehaver kan ta for å forsøke å forhindre slik degenerasjon er for eksempel å markedsføre produktet med både varemerket og den generiske betegnelsen (f.eks. «Aspirin acetylsalisylsyre» eller «Aspirin hodepinetabletter» ). Til tider går man også lenger. Representanter for Coca-Cola Company har for eksempel i flere tiår reist rundt i USA og tatt stikkprøver av om utsalgssteder ikke selger Pepsi eller tilsvarende når kunden ber om «Coke» eller «Coca-Cola». I 2013 lyktes Google i å få tatt ordet «ogooglebar» ut av en liste av nyord som skulle inn i en svensk ordbok. (Enkelte varemerkeinnehavere synes riktignok å gå den andre veien, når de gjennom reklamekampanjer oppfordrer publikum til å bruke eget merke mer eller mindre beskrivende, for eksempel gjennom en oppfordring om å  «vippse» penger.)

Så lenge slike betegnelser bare blir brukt i alminnelig språkbruk, er dette imidlertid ikke mer enn et fromt ønske fra varemerkeinnehaver. VG og andre kan derfor trygt fortsette å bruke «potetgull» som en betegnelse på spør, stekte potetflak.

Kan blasfemiske varemerker stride mot «offentlig orden og moral»?

Det ene av Immaterialrettstrollets hoder var nylig i Polen, og smakte der på en helt fantastisk Belgian India Pale Ale kalt «Pantokrator». Ølet har imidlertid skapt noe av et oppstyr i hjemlandet. «Pantokrator» kan løselig oversettes til «Den allmektige», og er en betegnelse som blant så å si utelukkende brukes om Gud. En rekke grupper, blant annet gresk-ortodokse kristne og greske katolikker samt flere verdslige aktører har derfor reagert på bruken av Pantokrator som betegnelse på et øl, og har gått til domstolen for å forby bruken. (Pantokrator Hotel synes derimot å være greit.)

Selv om blasfemiske ytringer ikke lenger er straffbare etter norsk rett etter opphevelsen av strl. § 142 (og i praksis ikke har vært det på en god stund), kan blasfemiske varemerker likevel likevel tenkes å stride mot «offentlig orden eller moral» etter vml. § 15 første ledd bokstav a.

Dette har fått Immaterialrettstrollet til å lure på i hvilken grad tilsynelatende blasfemiske merker kan nektes registrert etter vml. § 15 første ledd bokstav a. Vil for eksempel varemerker som «Muhammed», «Allah» eller «Jahve» kunne registreres i Norge? Og har det i så fall betydning hvilke klasser den registreres i? 

Hva tenker Immaterialrettstrollets lesere?