Kan man innarbeide et varemerke uten å innarbeide særpreg?

Den 9. juni 2015 traff Klagenemnda for industrielle rettigheter avgjørelse i sak VM 14/103 hvor Patentstyrets avslag på registrering av Burberrys kjente rutemønster for diverse telefonrelaterte varer i klasse 9 ble opprettholdt. Trollet kjenner ikke til faktum i saken, herunder hvilke dokumenter som søker har sendt inn til Klagenemnda, men har notert seg en mulig interessant juridisk "spissfindighet" i avgjørelsens avsnitt 32 hvor det fremkommer følgende:

"Endelig har klager anført at merket nyter såkalt kodakvern. Formålet med bestemmelsen som reguleres av varemerkeloven § 4 annet ledd, er å gi velkjente varemerker vern mot at yngre merker drar urettmessig veksler på det eldste merkets berømthet og utsetter det for slitasje slik at det over tid får svekket sin blikkfangeffekt, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett 2011, s s363-364. Dette innebærer at vernet til velkjente merker strekker seg utover de varene og tjenestene det er registrert for, men det kvalifiserer ikke dermed automatisk til en registrering for de aktuelle varene".

Det kan synes som om Klagenemnda ikke finner det nødvendig å ta stilling til hvorvidt det søkte merket har innarbeidet et såkalt kodakvern som også omfatter de aktuelle varene i klasse 9, noe som Klagenemda ikke synes å utelukke, men nøyer seg med å nedtone relevansen (eller kan det være vekten) av et eventuelt kodakvern. For som Klagenemnda helt korrekt påpeker så dreier kodakvernet seg formelt om spørsmålet om beskyttelsesomfang, og ikke om registrerbarhet.

Den som tar en rask titt i varemerkedirektivets artikkel 3(3) vil imidlertid fort oppdage at direktivet ikke bare åpner for, men forbyr medlemslandene å nekte registrering av varemerker på grunn av manglende særpreg etter 3(1)(b) dersom det søkte merket har "acquired a distinctive character".

Trollet har mange ganger lurt på hva det er som egentlig ligger i denne muligheten til å "acquire distinctive character", og gått ut ifra at det egentlig i bunn og grunn er tale om en form for varemerkerettslig innarbeidelse, jfr. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER). Videre har Trollet antatt at det ikke nødvendigvis stilles krav til en innarbeidelse av varemerkerettslig vern, men kun til en innarbeidelse som muligens kan ha et noe mindre omfang.

Klagenemndas uttalelse i sak VM 14/103 kan imidlertid tyde på at Trollet har vært i rettsvillfarelse da kodakvern jo nettopp forutsetter en innarbeidelse som går langt ut over den alminnelige innarbeidelse av varemerkerettslig vern. Når selv en slik innarbeidelse ikke anses som tilstrekkelig til å oppfylle kravet til "acquired distinctiveness" i varemerkedirektivets artikkel 3(3) så må det antas at slik innarbeidelse av distinktivitet neppe er en dans på roser etter norsk rett.

En annen mulig forklaring kan også være at Klagenemnda rett og slett har sett bort ifra varemerkedirektivets artikkel 3(3) og bestemmelsens adgang til innarbeidelse av distinktivitet, men kun basert seg på det som kan minne om "formaljuridiske" betraktninger rundt varemerkeloven § 4 annet ledd. Glemt er muligens også Høyesteretts ord i Rt. 2005 s. 1601. Dette blir imidlertid kun spekulasjoner fra Trollets side, og slikt bør ikke nettroll drive med.