Individuell pantsettelse av patenter - nye muligheter, men også noen utfordringer

I morgen, det vil si den 1. juli 2015, trer lov om endringer i patentloven m.m. (pant i patenter og plante­foredler­retter) i kraft. Dette er en lovendring som det er knyttet en del forventninger til da den åpner for særskilt pantsettelse av patenter, patent­søknader og plante­foredler­retter, og ikke kun som deler av et drifts­tilbehørs­pant.

Mange av de potensielt positive effektene som en slik adgang vil gi, er alt blitt nevnt av andre. (Se f.eks. kommentarer fra  Berg Kaasin og Steine (Selmer) og  Andreas Sætre Hanssen (Onsagers)). 

Immaterialrettstrollet går sine egne veier, og selv om også trollet i utgangspunktet er positivt innstilt til endringen, så vil trollet helle litt malurt i begeret ved å påpeke noen fremtidige utfordringer.

Det er en kjent problemstilling at underpantsatte formuesgoder er en sikkerhet som det ofte kan være vanskelig å ha kontroll over. Dette gjelder ikke minst dersom et og samme formuesgode gjøres til gjenstand for flere ulike former for underpantsettelse der en av disse innebærer en form for tingsinnbegrepspant, slik som f.eks. et driftstilbehørspant. Denne usikkerheten, og ønsket om å unngå rettighetskollisjoner, var medvirkende årsaker til at panteloven inneholder en uttrykkelig bestemmelse i § 3-4(4) som ekskluderer en rekke formusgoder som kan pantsettes særskilt fra driftstilbehørspantet. Bestemmelsen lyder:

«Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør i fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, og heller ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8. 3-9 eller 3-10»

En tilsvarende løsning ble foreslått i utredningen men ble ikke tatt til følge i den videre behandlingen av saken. Rettstilstanden etter lovendringen vil derfor bli at patenter både kan pantsettes særskilt, samt som en del av et driftstilbehørspant. Eventuelle rettighetskollisjoner forutsettes å reguleres av en ny § 44a. Det skal bli spennende å se hvordan dette vil gå seg til i praksis.

En annen nyvinning ved lovforslaget er at Patentstyrets registre er gitt en langt større grad av rettslig troverdighet enn det som tidligere har vært tilfellet. Det blir spennende å se hvordan Patentstyret vil håndtere dette. De som kjenner til Patentregisteret vet nemlig at dette ikke er et rettighetsregistrer som nødvendigvis er representativt for de underliggende rettighetsforhold.

Nytt nummer av NIR (3/2015)

Årets tredje nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (3/2015) er nå tilgjengelig.

Nummeret inneholder artikler om «Balancing Patent Scope with a Focus on Emerging Technologies» av Pia Björkwall; «Beskyttede geo­grafiske betegn­elser og oprindelses­­betegn­elser. Beskyttelses­­omfang og konflikter med vare­mærker i dansk og EU-praksis» av Fabio Pezzo­lato; «Om det icke-existerande eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt On the Non Existing or Harmonised Parody Exception in Swedish Copyright Law» av Erik Ficks og en oversikt over «Danske domme på patent- og brugsmodelområdet fra år 2008–2014 (1. halvår)» av Nicolaj Bording og Nicolai Lindgreen.

«With great power comes great responsibility» - U.S. Supreme Court avstår fra å bruke sine superkrefter: Ingen royalties etter patenttidens utløp for tidligere innehaver av patent på Spider-Mans «web shooters»

U.S. Supreme Court avsa 22.6.2015 dom i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, hvor man opprettholdt et tidligere prejudikat – Brulotte v. Thys Co. – hvor det ble lagt til grunn at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp.

Stephen Kimble fikk med prioritet fra 1990, meddelt patent på et leketøy som, på samme måte som Spider-Mans «web shooters» skyter ut «spindelvev» (i realiteten en form for skum satt under trykk) fra en persons håndledd.

Marvel Entertainment, som er innehaver av rettighetene til tegneseriefiguren Spider-Man, begynte etter hvert å selge sin egen «Web Blaster», som fungerte på samme måte som Kimbles oppfinnelse. Marvel inngikk til slutt en avtale med Kimble, hvor Marvel fikk overdratt Kimbles patent mot en engangsutbetaling på om lag $ 500.000 og 3% royalty på fremtidig salg av «Web Blaster» og tilsvarende produkter. Det ble ikke satt noen sluttdato for avtalen.

Da patenttiden løp ut stoppet imidlertid Marvel Entertainment utbetalingene. Kimble gikk til sak for å få utbetalt royalties også etter utløpet av patenttiden, men tapte i to instanser. Flertallet i Supreme Court, anført av dommer Kagan, kom til samme resultat, i et votum med flere superheltreferanser:

«Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article – rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses.» (slip. op. s. 3)  

US Patent 5072856 A

Når patenttiden er utløpt står patenthaver imidlertid tilbake som en vanlig mann uten superkrefter. Han kan da heller ikke lengre kreve betalt for utnyttelsen av oppfinnelsen. Dette var lagt til grunn i Supreme Courts avgjørelse Brulotte v. Thys Co., hvor det uttales at «a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se». (379 U.S. 32, kursivert i orig.) 

Dette ble begrunnet i at den amerikanske patentloven fastsatte en begrenset lengde for patentvernet, og at en forpliktelse til å betale royalties ut over denne perioden ville innebære «[a] conflict with patent law’s policy of establishing a «post-expiration ... public domain» in which every person can make free use of a formerly patented product» (slip. op. s. 5) Begrunnelsen er i realiteten konkurranserettslig (basert på såkalt patent misuse), idet patenthaver gjennom en avtale om betaling av royalties etter patenttiden skaffer seg en sterkere posisjon i markedet på grunnlag av den eneretten patentet gir ham en han ellers ville ha hatt.

Flertallet erkjenner imidlertid at slike avtaler kunne ha visse fordeler, særlig for lisenstaker, som dermed i større grad kan fordele betalingen royalties over en lengre periode og for eksempel gjøre disse avhengig av salg og lignende, fremfor å måtte betale hele lisensbeløpet med en gang eller i løpet av patenttiden. (slip. op. s. 5)

Flertallet erkjenner også at det ville være mulig å komme rundt et slikt forbud mot å kreve royalties etter utløpet av patenttiden, for eksempel ved å beregne royalties på grunnlag av salg i patenttiden, men forlenge plikten til utbetaling i en lengre periode ut over denne. (slip. op. s. 6)

Marvels "Web Blaster"

Selv om det derfor var gode grunner for å fravike Burlotte, var flertallet likevel tilbakeholdne med å anvende sine egne superkrefter. Det ble fremhevet at den amerikanske prejudikatslæren (stare decisis) nødvendigvis forutsatte at man opprettholdt gale avgjørelser. Dette gjaldt særlig avgjørelser som direkte angikk lovtolkning, da lovgiver i disse tilfellene var nærmest til å endre loven. I slike tilfeller bør domstolen være tilbakeholden med å fravike eldre avgjørelser. («En kræftbyld av igår den kan du trygt la skjære. Men er den mæt av år bør helst du la den være.» som Peter Wessel Zapffe så pent har sagt det.) Eller i mer moderne språkdrakt - «With great power comes great responsibility»:

«What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: «Spider- Man» p. 13 (1962) («[I]n this world, with great power there must also come – great responsibility»). Finding many reasons for staying the stare decisis course and no «special justification» for departing from it, we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte.» (slip. op. s. 18, kursivert i orig.)

Mindretallet, dommerne Alito og Thomas og justitiarius Roberts, la derimot til grunn at avgjørelsen i Brulotte ikke var basert på en tolkning av patentloven, men snarere på en økonomisk teori som senere var tilbakevist. Når avgjørelsen i tillegg grep inn i partenes avtalefrihet, var det ingen grunn til å opprettholde denne som et prejudikat.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Elena Kagan - nå også kjent som Oracle?

Ved første øyekast virker avgjørelsen fornuftig. Vernetiden for et patent er begrenset, blant annet fordi incentivene som er nødvendig for å frembringe nye oppfinnelser bare tilsier at patenthaver gis enerett i en denne perioden. Patenthaver bør da ikke kunne forlenge denne gjennom avtale. Ved nærmere ettersyn er imidlertid en absolutt regel om at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp en dårlig regel. Den omstendighet at det i praksis er mulig å avtale seg rundt et forbud mot å innkreve lisens etter patenttidens utløp, tilsier alene at en slik regel ikke bør oppstilles. Regelen blir da bare en felle for lisensgivere som ikke er klar over regelen (slik tilfellet var i Kimble v. Marvel).

Det er heller ikke vanskelig å ha sympati for mindretallets standpunkt om at det er liten grunn til å opprettholde dårlige avgjørelser ved å dytte dette ansvaret over på lovgiver, i alle fall når det – som her – ikke er snakk om lovtolkning, men en domstolskapt regel. Det kan vel også påpekes at Supreme Court har hatt et ganske liberalt forhold til egne tidligere avgjørelser i patentretten for øvrig. (Et poeng som understrekes med vel bred penn av IPWatchdog) 

Fra et norsk ståsted er det heller ingen grunn til å oppstille en absolutt regel om at det ikke kan kreves lisens etter utløpet av patenttiden. Selv om utgangspunktet er at en oppfinnelse fritt kan utnyttes etter utløpet av patenttiden, kan ikke dette forhindre at partene avtaler at det skal betales vederlag også for utnyttelse som finner sted etter patenttidens utløp. Hensynet til avtalefriheten tilsier at partene selv bør kunne vurdere seg i mellom om tilgang til oppfinnelsen i patenttiden også er verdt å betale lisens også etter utløpet av denne.

Spider-ManPig

Dersom avtalen utvikler seg i svært negativ retning for lisenstaker i løpet av patenttiden, eller patenthaver på grunn av sin stilling som enerettshaver har vært i stand til å presse frem vilkår som er særlig tyngende for lisenstaker, vil avtalen eventuelt kunne lempes eller kjennes ugyldig etter avtaleloven § 36. 

Dersom avtalen er resultatet av at patenthaver har en stilling på markedet som gjør at han er i stand til å diktere urimelige vilkår, vil innkreving av lisens etter patenttidens utløp etter omstendighetene også kunne anses som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven § 11. Dersom patenthaver oppstiller slike vilkår for å gi lisens, vil det også etter omstendighetene kunne meddeles tvangslisens etter patentloven § 49.

Vigeland til EFTA-domstolen

Varemerkesøknad
201207491A

Oslo kommune søkte i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken.

Da mange av sakene stilte lignende spørsmål, ble syv av sakene avgjort av Patentstyret og deretter påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). De øvrige sakene ble satt i bero inntil de påklagede sakene er endelig avgjort.

Patentstyret har i hovedsak tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av Sinnataggen innebærer dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen.

Det skal bemerkes at Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål, og der derfor også satt i bero inntil de øvrige sakene er endelig avgjort.

KFIR har nå kommet til at de vil benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Saken er nå oversendt søker og Patentstyret for uttalelse om den nærmere formulering av spørsmålene til domstolen. KFIR vurderer det slik at spørsmålene ikke bare bør knytte seg til spørsmålet om merkene har tilstrekkelig særpreg etter vml. § 14, men også til spørsmålet om registrering vil stride mot «offentlig orden eller moral» (vml. § 15 første ledd bokstav a) eller er av en slik art at den «tilfører varen en betydelig verdi» (vml. § 2 andre ledd tredje alt.)