EU-domstolen i C-445/13: Voss of Norways tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske opphevet grunnet manglende distinktivitet

CTM No. 3156163

EU-domstolen traff 7.5.2015 avgjørelse i sak C 445/13 Voss of Norway v. OHIM, hvor Underrettens avgjørelse om å oppheve Voss' tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske, ble opprettholdt. Domstolen la til grunn at Underretten ikke hadde foretatt en uriktig rettslig vurdering når det ble lagt til grunn at det i seg selv ikke var tilstrekkelig til å gi særpreg når et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen.

Den 3.12.2004 fikk Voss of Norway ASA av OHIM meddelt varemerke nr. 3156163, bestående av en sylinderformet flaske uten tekst. Merket ble registrert i klasse 32: ikke-alkoholholdig drikke, vann og klasse 33: alkoholholdig drikke (unntatt øl). 17.10.2008 begjærte Nordic Spirit merket kjent ugyldig fordi det ikke hadde tilstrekkelig særpreg etter varemerke­forordningen artikkel 7. Begjæringen ble avvist av OHIMs annuleringsavdeling, men etter klage til OHIMs appellkammer ble merket kjent ugyldig. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av Underretten i T-178/11 av 28.5.2013.

Voss anket til EU-domstolen, og fremmet seks argumenter til støtte for anken:

De to første anførslene (1) og (2) angikk spørsmålet om OHIMs appellkammer feilaktig hadde snudd bevisbyrden ved å pålegge Voss å påvise at et allerede registrert merke hadde tilstrekkelig særpreg, og om Underretten hadde begått en feil ved å unnlate å undersøke dette og ved å selv snu bevisbyrden. Dette ble avvist av EU-domstolen, som la til grunn at både appellkammeret og Underretten hadde gjennomført en selvstendig analyse av om det registrerte merket hadde tilstrekkelig særpreg, og at denne ikke innebar at Voss ble pålagt bevisbyrden for dette.

Voss Vann - angivelig fra det kommunale vannverket i Iveland kommune ...

Det to mest sentrale anførslene  var likevel den tredje og fjerde anførselen. For det tredje gjorde Voss gjeldende at (3) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b feil da den fant at merket manglet tilstrekkelig særpreg uten først å ha definert hvilke normer som lå til grunn for slikt særpreg i den aktuelle bransjen.

EU-domstolen la, med støtte i  C-136/02 Mag Instrument v. OHIM, punkt 31 og C-98/11 Lindt & Sprüngli v. OHIM, punkt 42, til grunn at det bare er tredimensjonale varemerker som avviker betydelig fra normen eller bransjestandarden for formen av en vare eller innpakningen av denne, som kan anses å oppfylle sin grunnleggende opprinnelsesfunksjon og dermed ikke mangler særpreg etter forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b. (punkt 81)

Underretten hadde lagt til grunn som en kjensgjerning at de fleste flasker på markedet har en sylindrisk del. (punkt 83, jf. T-178/11, punkt 51) Underretten hadde deretter lagt til grunn at det også var en kjensgjerning at mange flasker ble lukket med et lokk eller en kort som er fremstilt i et annet materiale og i en annen farge enn flaskekroppen. (punkt 84, jf. T-178/11, punkt 52) På grunnlag av dette hadde Underretten konstatert at den omstendighet at flaskelokkets diameter var det samme som flaskekroppens diameter, bare «udgør en variant af de eksisterende former og ikke kan anses for i betydelig grad at afvige fra den nævnte branches normer og sædvaner, selv om det antages, at det er anerkendt, at dette element frembyder en vis originalitet». punkt 85, jf. T-178/11, punkt 53) Underretten hadde med dette vurdert hvordan Voss' varemerke forholdt seg til normene og bransjestandarden innenfor sektoren for alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer. (punkt 86)

... og ikke fra en "artesisk kilde".

Det var videre argumentert med at Underretten hadde begått en feil med å ta utgangspunkt i dikotomien mellom en form som bare utgjorde en «simpel variant» og en form som innebar en «betydelig afvigelse» sammenlignet med gjeldende bransjenormer, i stedet for å undersøke om det registrerte merket skilte seg fra de former som vanligvis anvendes ved omsetning av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer i et slikt omfang at gjennom­snitts­forbrukeren var i stand til å tillegge dette betydning. (punkt 87)

EU-domstolen påpekte at særpregsvurderingen for tredimensjonale varemerker ikke er annerledes enn særpregsvurderingen for andre typer varemerker, men at gjennom­snitts­forbrukerens oppfatning av hva som fremstår som særpreget nødvendigvis vil være annerledes når det dreier seg om et varemerke som består av varens utseende enn når det dreier seg om et ordmerke eller lignende. (punkt 90)

Jo mer det registrerte tredimensjonale merket ligner de former som vanligvis benyttes til innpakning av de aktuelle varene, jo større sannsynlighet er det at den registrerte formen mangler tilstrekkelig særpreg. (punkt 91)

Av dette utledet EU-domstolen «at hvor et tredimensionalt varemærke består af formen på den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, er det forhold, at denne form er en "variant" af en af de sædvanlige former for denne type varer, ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan godtgøres, at det pågældende varemærke har fornødent særpræg» (punkt 92) (kursivert her)

Fritt frem for andre å benytte sylinderformede flasker.
Her: Voga Wine

Den nærmere vurderingen av om det registrerte merket avvek betydelig fra den aktuelle bransjestandarden, og derfor utgjorde noe mer enn en «variant» av kjente former, var på sin side en faktisk vurdering, som EU-domstolen ikke kunne overprøve. (punkt 96-100)

For det fjerde gjorde Voss gjeldende at (4) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b feil da den bare vurderte særpreget til de enkelte bestanddelene av merket (henholdsvis flaskekroppen og korken) hver for seg, uten å foreta en vurdering av merkets særpreg i sin helhet.

Til dette bemerket EU-domstolen at Underretten etter å ha vurdert merkets enkelte deler, gjennomførte en vurdering av merkets særpreg basert på helhetsinntrykket av merket, og at denne vurderingen var i samsvar med tidligere praksis. (punkt 109, jf. punkt 105)

Den femte anførselen angikk (5) vurderingsgrunnlaget for særpregsvurderingen, hvor det ble anført at Underretten hadde «sammenligne[t] den perfekte cylinder, som udgør det omhandlede tredimensionale varemærke, med et todimensionalt "cylindrisk tværsnit"». Underetten hadde dermed «sammenlignet et tredimensionalt tegn med et todimensionelt kendetegn ved de fleste flasker, således at dens bedømmelse i forhold til normerne og sædvanerne i den pågældende branche er fejlagtig som helhed». Dette ble avvist av EU-domstolen. (punkt 119)

For det sjette gjorde Voss gjeldende at (6) Underretten hadde tatt feil når den konkluderte med at en sammensetning av elementer som i seg selv ikke har særpreg heller kan anses å ha særpreg når de ses i sammenheng. Det ble i forlengelsen av dette anført at det var en feil av Underretten å vurdere tredimensjonale varemerker etter samme normen som ordmerker, hvor «en sammensætning af bestanddele, der hver for sig mangler fornødent særpræg, kan have særpræg, såfremt sammensætningen står for mere end blot summen af dens bestanddele».

Dette berodde i følge EU-domstolen også på en feilaktig forståelse av Underrettens dom, da det ikke var tvilsomt at Underretten hadde foretatt en helhetsvurdering av om merket hadde tilstrekkelig særpreg. Hva angikk argumentet om at Underretten hadde begått en feil ved å anvende samme standard for enkeltelementer som for ordmerker, bemerket EU-domstolen at Underretten hadde gjennomført en særpregsvurdering basert på et helhetsinntrykk av merket, og at denne var i samsvar med gjeldende praksis. (punkt 128, jf. punkt 107-109)

Voss' anke ble etter dette forkastet.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Norsk varemerke 206065

EU-domstolens avgjørelse i C 445/13 Voss of Norway v. OHIM bekrefter tidligere praksis, hvor det legges til grunn at det skal en del til for at en «ren» vareinnpakning skal anses å ha tilstrekkelig særpreg uten at det foreligger en viss grad av innarbeidelse. Formuleringen om at det i seg selv ikke er tilstrekkelig til å gi særpreg at et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen, er bare en utdyping av dette.

Dette bekreftes for så vidt av Voss' norske registreringer hvor en søknad om registrering av en «ren» vareinnpakning, tilsvarende det registrerte merket i C 445/13, kun bestående av selve flasken, ble oppgitt under registrering for Patentstyret. Et kombinert tredimensjonalt merke/ordmerke bestående av den sylindriske flasken med merket VOSS er derimot registrert i Norge.