Overdreven "distribusjonsiver" fra EU-domstolen i C-516/13 Dimensione Direct Sales? Når fremtid møter nåtid.

"Wassily" av Marcel Breuer

Når distribuerer man et åndsverk? Dette var spørsmålet som EU-domstolen nylig tok stilling til i C-516/13 Dimensione Direct Sales en dom avsagt den 13.5.15, som gjaldt salg av påståtte kopimøbler.

Det tyske selskapet Knoll er en del av Knoll-konsernet, som selger møbler over hele verden. Disse omfatter blant annet lenestolen «Wassily» og bordet «Laccio», designet av Marcel Breuer, lenestolen, fotskammelen, divanen og bordet «Barcelona», stolene «Brno» og «Prag» samt lenestolen «Freischwinger», designet av Ludwig Mies van der Rohe.

Dimensione er et selskap som distribuerer kopier av designmøbler ved direkte salg i Europa, blant annet gjennom tilbud på sin internettside. i 2005 og 2006 reklamerte Dimensione for salg av kopier av de nevnte møblene. Dette ble gjort på en tyskspråklig versjon av selskapets internettside, i ulike tyske aviser og magasiner og i en egen reklamebrosjyre.

Det prinsipielle spørsmålet som domstolen tok stilling til var om markedsføring og tilbud om salg av kopier av kjente designmøbler kunne utgjøre en distribusjon av åndsverk som var omfattet av artikkel 4(1) i det såkalte opphavsrettsdirektivet (direktiv 2001/29/EC)

Overraskende nok så konkluderte EU-domstolen med at dette var tilfellet, basert på en utbygging av argumentasjonen i C-5/11 Donner, se særlig dommens premiss 28 til 30. Trollet er noe skeptisk til denne anvendelsen av en dom som primært dreide seg om spørsmålet om jurisdiksjon på en situasjon som dreier seg om grensen for opphavsrettens materielle innhold.

Det fremgår ikke av EU-domstolens dom at det er lagt inn som en forutsetning at domstolens utvidende tolkning av distribusjonsbegrepet forutsatte en fysisk gjengivelse av det angivelige kunstverket, og dersom dette ikke er tilfelle så må dommen kunne karakteriseres som noe problematisk.

Det er nemlig «opphavsrettslig barndomslære» at et inngrep i opphavsretten langt på vei forutsetter at den påståtte inngriperen har brukt de verkshøydebærende elementene i et åndsverk. I en situasjon der et skulpturverk (som møbelkunst normalt vil anses for å være) ikke er kommunisert visuelt til potensielle kjøpere så kan det vanskelig sies å foreligge noen kommunikasjon av de verkshøydebærende elementene i verket som kan medføre et opphavsrettsinngrep. Det fremgår ikke av dommen at disse spørsmålene har vært drøftet av EU-domstolen.

[Oppdatering] Det er mulig at dommen kan sees i lys av åndsverkloven § 2 siste ledd hvor umiddelbar verkstilgang ikke er en nødvendighet for opphavsrettsinngrep, men hvor også tilrettelegging til fremtidig verkstilgang vil kunne være det. Det er imidlertid en vesensforskjell mellom tilfellene som er omtalt i åndsverkloven § 2 siste ledd og saken som ble avgjort av EU-domstolen ved at handlingen fra den påståtte inngriperen alt er avsluttet ved overføringene som faller inn under § 2 siste ledd. Den påståtte inngriperen har gjort det som er nødvendig for at brukeren skal få sin verkstilgang og valget ligger nå hos brukeren.

Tilfellet som ble avgjort av EU-domstolen dreier seg imidlertid om en sak der hvor ytterligere handlinger fra inngriperen er nødvendig for brukerens verkstilgang. En eventuell bestilling må effektueres og varen må sendes ut. I et slikt lys så har den påståtte inngriperens handling fortsatt et ufullbyrdet preg over seg. Dette er særlig problematisk da overtredelse av åndsverkloven § 2 i utgangspunktet er straffesanksjonert. Man kan si at EU-domstolens avgjørelse innebærer en forskuttering av den fullbyrdede handling som på et vis korter ned forsøksstadiet.

Trollets tanker går derfor til den klassiske Kjøttlårdommen i Rt. 1894 s.484 hvor domfelte hadde tatt seg inn i et lokale og tatt et stykke kjøttlår opp fra en tønne og lagt låret ved siden av tønna. Vedkommende ble dømt for fullbyrdet tyveri til tross for at kjøttlåret strengt tatt ikke var "borttatt" fra lokalet. Trollet mistenker at de praktiske håndhevingshensyn som gjorde seg gjeldende i nærværende sak for EU-domstolen også var avgjørende i Rt. 1894 s. 484.

Innlegget er oppdatert etter første publisering.

The XV Nordic Copyright Symposium

After three eventfull copyright years, the Nordic Copyright Symposium convened again. Under the title "Nordic Copyright in a Cross-border Virtual World: The Future of National and Regional Copyright within Europe", this symposium's host organisation, the Icelandic Copyright Society, invited academics and practitioners from May 6th to May 8th to Harpa, Reykjavik. In addition to the stunningly beautiful setting, the symposium offered a program packed with some of the most important copyright-related developments in the Nordics (and more and more heavily influenced by the EU).

Harpa, Reykjavik

Following a welcome reception, the symposium formally kicked off with an opening speech by the Icelandic Minister of Education, Science and Culture, Illugi Gunnars­son.

The first session was devoted to providing a short overview of the multiple legislative and judicial developments related to copy­right in the Nordic countries since the last symposium in 2012. The speakers' slides with detailed information can be found here: Erla S. Árnadóttir (Iceland), Astri Lund (Norway), Anders Olin (Sweden), Peter Schønning (Denmark), and Jukka Liedes (Finland).

The Nordic-catchup was followed by the second session, which dealt with the question whether the CJEU’s recent findings on digital exhaustion and the question on linking narrow or stretch the borders of basic copyright in the Nordic countries. 

Main speaker Ole-Andreas Rognstad (Norway) noted that the recent case law undoubtedly has some repercussions on Nordic law with a tendency to narrow down the scope of the exclusive rights and a situation that entails some ambiguity. Co-speaker Jan Rosén (Sweden) pointed inter alia to the argument that the new public criterion represents an exhaustion, "carve out", of the communication to the public right. Finally, Kriistina Harenko (Finland) reflected on the question whether licensing does matter in this context. 

In Session 3 on service providers in the Nordic countries and copyright, the experience from recent case law, communication between right holders and ISPs as well as legislation and future developments was on the table. Main speaker Clement Salung Peter­sen (Denmark) looked at notice-and-action procedures and injunctive relief against service providers. Co-speakers Rune Opdahl (Norway) and Daniel Westman (Sweden) presented recent developments and perspectives from their respective countries. 

Much of Nordic copyright is already influenced by EU developments and the first day of the symposium concluded with a session on future legal changes in the Nordic countries in the light of EU developments, mainly looking at exceptions and limitations, balancing of interests and cross-border use.

Main speakers Rán Tryggvadóttir (Iceland) and co-speakers Martin Gormsen (Denmark), Rainer Oesch (Finland) and Helene Hillerström Miksche (Sweden) covered the review of EU copyright rules in light of the recent consultation, private copying and cloud services, as well as exceptions and cross-border use.

Copyright on Iceland comes with a beautiful view

Finally, all of Friday morning was devoted to the comprehensive Directive 2014/26/EU on collective management and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use.

The Directive has to be transposed into national law by April 2016 and Johan Axhamn (Sweden) opened with some first-hand insights in the ongoing implementation work in Sweden (the draft/proposal can be found here).

Co-speaker Guðrún Björk Bjarnadóttir (Iceland) provided a perspective on the challenges for small CMOs, while Cathrine Nagell (Norway) pointed towards the most important rules for CMOs in Norway. Sebastian Schwemer (yours truly; Denmark) provided an overview on the developments leading up to the codification and thoughts on the implementation in the Danish context. Martti Kivistö (Finland) concluded the final session with an overview on the new licensing regime and the developments it facilitated in the market.

The conference proceedings will also be documented in NIR Issue 6/2015. The next Nordic Copyright Symposium will already take place in 2017 - on invitation by Jukka Liedes, chairman of the Finnish Copyright Society, in Helsinki.

EU-domstolen avviser Spanias innsigelser mot opprettelsen av Den europeiske patentdomstolen

One Patent to rule them all!

EU-domstolen avviste i to avgjørelser avsagt 5.5.2015 Spanias innsigelser mot opprettelsen av Den europeiske patentdomstolen.

Den første av de to avgjørelsene – C-146/13 Spania v. Europaparlamentet og Rådet – omhandlet spørsmålet om gyldigheten av Forordning nr. 1257/2012 av 17.12.2013 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse på grunnlag av en anførsel om at Det europeiske patentkontorets meddelelse av europeiske patenter ikke var gjenstand for domstolkontroll for å sikre at dets avgjørelser var i samsvar med EU-retten.

Dette ble avvist av EU-domstolen, som påpekte at forordningen ikke regulerte meddelelse av europeiske patenter. Dette var regulert av Den europeiske patentkonvensjonen, som ikke er en del av EU-retten, og som heller ikke blir gjort til en del av EU-retten som en følge av forordningen.

Spania anførte videre at TFEU artikkel 18 andre ledd om Rådets kompetanse til å vedta forordninger til beskyttelse av immaterialrettigheter, ikke ga tilstrekkelig hjemmel for vedtakelse av forordningen. Dette ble også avvist av EU-domstolen, som påpekte at enhetspatentet var et egnet virkemiddel for fremme ensartet beskyttelse av immaterialrettigheter i de deltakende medlemsstatene.

Den andre av de to avgjørelsene – C-146/13 Spania v. Rådet – omhandlet spørsmålet om gyldigheten av Forordning nr. 1257/2012 på grunnlag av en anførsel om at språkregimet forordningen etablerer for behandling av europeiske patenter, hvor domstolens språk er begrenset til engelsk, fransk eller tysk, i strid med EU-rettens prinsipp om ikke-diskriminering. Spania anførte at om dette prinsippet skulle fravikes måtte dette begrunnes ut fra andre kriterier enn rent økonomiske.

High Quality Machine Translation System?

Dette ble avvist av EU-domstolen, som påpekte at forordningen hadde et legitimt formål i å redusere kostnadene ved håndheving av patenter. Forordningen var videre forholdsmessig da den avveier interessene til patentsøkere og andre aktører blant annet gjennom kompensasjonsordninger for refusjon av kostnader til oversettelse i en overgangsperiode på 12 år, frem til et system for «maskinoversættelser af høj kvalitet» foreligger.

I og med EU-domstolens avgjørelser er de siste EU-rettslige hindrene for etablering av Den europeiske patentdomstolen ryddet av veien; noe som kanskje ikke var helt uventet, gitt Generaladvokatens anbefaling til EU-domstolen i saken.

For egen del ser Immaterialrettstrollet imidlertid mest frem til det bebudede systemet for «høykvalitets» maskinoversettelse av patenter og patentsøknader, men innser at det nok er et stykke igjen…

EU-domstolen i C-445/13: Voss of Norways tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske opphevet grunnet manglende distinktivitet

CTM No. 3156163

EU-domstolen traff 7.5.2015 avgjørelse i sak C 445/13 Voss of Norway v. OHIM, hvor Underrettens avgjørelse om å oppheve Voss' tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske, ble opprettholdt. Domstolen la til grunn at Underretten ikke hadde foretatt en uriktig rettslig vurdering når det ble lagt til grunn at det i seg selv ikke var tilstrekkelig til å gi særpreg når et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen.

Den 3.12.2004 fikk Voss of Norway ASA av OHIM meddelt varemerke nr. 3156163, bestående av en sylinderformet flaske uten tekst. Merket ble registrert i klasse 32: ikke-alkoholholdig drikke, vann og klasse 33: alkoholholdig drikke (unntatt øl). 17.10.2008 begjærte Nordic Spirit merket kjent ugyldig fordi det ikke hadde tilstrekkelig særpreg etter varemerke­forordningen artikkel 7. Begjæringen ble avvist av OHIMs annuleringsavdeling, men etter klage til OHIMs appellkammer ble merket kjent ugyldig. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av Underretten i T-178/11 av 28.5.2013.

Voss anket til EU-domstolen, og fremmet seks argumenter til støtte for anken:

De to første anførslene (1) og (2) angikk spørsmålet om OHIMs appellkammer feilaktig hadde snudd bevisbyrden ved å pålegge Voss å påvise at et allerede registrert merke hadde tilstrekkelig særpreg, og om Underretten hadde begått en feil ved å unnlate å undersøke dette og ved å selv snu bevisbyrden. Dette ble avvist av EU-domstolen, som la til grunn at både appellkammeret og Underretten hadde gjennomført en selvstendig analyse av om det registrerte merket hadde tilstrekkelig særpreg, og at denne ikke innebar at Voss ble pålagt bevisbyrden for dette.

Voss Vann - angivelig fra det kommunale vannverket i Iveland kommune ...

Det to mest sentrale anførslene  var likevel den tredje og fjerde anførselen. For det tredje gjorde Voss gjeldende at (3) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b feil da den fant at merket manglet tilstrekkelig særpreg uten først å ha definert hvilke normer som lå til grunn for slikt særpreg i den aktuelle bransjen.

EU-domstolen la, med støtte i  C-136/02 Mag Instrument v. OHIM, punkt 31 og C-98/11 Lindt & Sprüngli v. OHIM, punkt 42, til grunn at det bare er tredimensjonale varemerker som avviker betydelig fra normen eller bransjestandarden for formen av en vare eller innpakningen av denne, som kan anses å oppfylle sin grunnleggende opprinnelsesfunksjon og dermed ikke mangler særpreg etter forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b. (punkt 81)

Underretten hadde lagt til grunn som en kjensgjerning at de fleste flasker på markedet har en sylindrisk del. (punkt 83, jf. T-178/11, punkt 51) Underretten hadde deretter lagt til grunn at det også var en kjensgjerning at mange flasker ble lukket med et lokk eller en kort som er fremstilt i et annet materiale og i en annen farge enn flaskekroppen. (punkt 84, jf. T-178/11, punkt 52) På grunnlag av dette hadde Underretten konstatert at den omstendighet at flaskelokkets diameter var det samme som flaskekroppens diameter, bare «udgør en variant af de eksisterende former og ikke kan anses for i betydelig grad at afvige fra den nævnte branches normer og sædvaner, selv om det antages, at det er anerkendt, at dette element frembyder en vis originalitet». punkt 85, jf. T-178/11, punkt 53) Underretten hadde med dette vurdert hvordan Voss' varemerke forholdt seg til normene og bransjestandarden innenfor sektoren for alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer. (punkt 86)

... og ikke fra en "artesisk kilde".

Det var videre argumentert med at Underretten hadde begått en feil med å ta utgangspunkt i dikotomien mellom en form som bare utgjorde en «simpel variant» og en form som innebar en «betydelig afvigelse» sammenlignet med gjeldende bransjenormer, i stedet for å undersøke om det registrerte merket skilte seg fra de former som vanligvis anvendes ved omsetning av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer i et slikt omfang at gjennom­snitts­forbrukeren var i stand til å tillegge dette betydning. (punkt 87)

EU-domstolen påpekte at særpregsvurderingen for tredimensjonale varemerker ikke er annerledes enn særpregsvurderingen for andre typer varemerker, men at gjennom­snitts­forbrukerens oppfatning av hva som fremstår som særpreget nødvendigvis vil være annerledes når det dreier seg om et varemerke som består av varens utseende enn når det dreier seg om et ordmerke eller lignende. (punkt 90)

Jo mer det registrerte tredimensjonale merket ligner de former som vanligvis benyttes til innpakning av de aktuelle varene, jo større sannsynlighet er det at den registrerte formen mangler tilstrekkelig særpreg. (punkt 91)

Av dette utledet EU-domstolen «at hvor et tredimensionalt varemærke består af formen på den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, er det forhold, at denne form er en "variant" af en af de sædvanlige former for denne type varer, ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan godtgøres, at det pågældende varemærke har fornødent særpræg» (punkt 92) (kursivert her)

Fritt frem for andre å benytte sylinderformede flasker.
Her: Voga Wine

Den nærmere vurderingen av om det registrerte merket avvek betydelig fra den aktuelle bransjestandarden, og derfor utgjorde noe mer enn en «variant» av kjente former, var på sin side en faktisk vurdering, som EU-domstolen ikke kunne overprøve. (punkt 96-100)

For det fjerde gjorde Voss gjeldende at (4) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b feil da den bare vurderte særpreget til de enkelte bestanddelene av merket (henholdsvis flaskekroppen og korken) hver for seg, uten å foreta en vurdering av merkets særpreg i sin helhet.

Til dette bemerket EU-domstolen at Underretten etter å ha vurdert merkets enkelte deler, gjennomførte en vurdering av merkets særpreg basert på helhetsinntrykket av merket, og at denne vurderingen var i samsvar med tidligere praksis. (punkt 109, jf. punkt 105)

Den femte anførselen angikk (5) vurderingsgrunnlaget for særpregsvurderingen, hvor det ble anført at Underretten hadde «sammenligne[t] den perfekte cylinder, som udgør det omhandlede tredimensionale varemærke, med et todimensionalt "cylindrisk tværsnit"». Underetten hadde dermed «sammenlignet et tredimensionalt tegn med et todimensionelt kendetegn ved de fleste flasker, således at dens bedømmelse i forhold til normerne og sædvanerne i den pågældende branche er fejlagtig som helhed». Dette ble avvist av EU-domstolen. (punkt 119)

For det sjette gjorde Voss gjeldende at (6) Underretten hadde tatt feil når den konkluderte med at en sammensetning av elementer som i seg selv ikke har særpreg heller kan anses å ha særpreg når de ses i sammenheng. Det ble i forlengelsen av dette anført at det var en feil av Underretten å vurdere tredimensjonale varemerker etter samme normen som ordmerker, hvor «en sammensætning af bestanddele, der hver for sig mangler fornødent særpræg, kan have særpræg, såfremt sammensætningen står for mere end blot summen af dens bestanddele».

Dette berodde i følge EU-domstolen også på en feilaktig forståelse av Underrettens dom, da det ikke var tvilsomt at Underretten hadde foretatt en helhetsvurdering av om merket hadde tilstrekkelig særpreg. Hva angikk argumentet om at Underretten hadde begått en feil ved å anvende samme standard for enkeltelementer som for ordmerker, bemerket EU-domstolen at Underretten hadde gjennomført en særpregsvurdering basert på et helhetsinntrykk av merket, og at denne var i samsvar med gjeldende praksis. (punkt 128, jf. punkt 107-109)

Voss' anke ble etter dette forkastet.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Norsk varemerke 206065

EU-domstolens avgjørelse i C 445/13 Voss of Norway v. OHIM bekrefter tidligere praksis, hvor det legges til grunn at det skal en del til for at en «ren» vareinnpakning skal anses å ha tilstrekkelig særpreg uten at det foreligger en viss grad av innarbeidelse. Formuleringen om at det i seg selv ikke er tilstrekkelig til å gi særpreg at et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen, er bare en utdyping av dette.

Dette bekreftes for så vidt av Voss' norske registreringer hvor en søknad om registrering av en «ren» vareinnpakning, tilsvarende det registrerte merket i C 445/13, kun bestående av selve flasken, ble oppgitt under registrering for Patentstyret. Et kombinert tredimensjonalt merke/ordmerke bestående av den sylindriske flasken med merket VOSS er derimot registrert i Norge.