Det er bedre med én ball i hånden enn to baller på taket? – EU-domstolens avgjørelse i forente saker C‑581/13 P and C‑582/13 P Intra Presse v. OHIM (Golden Balls)

Inez og Gus Bodur

EU-domstolen traff 20.11.2014 avgjørelse i forente saker C‑581/13 P and C‑582/13 P, hvor Underrettens og OHIMs avgjørelser i innsigelses­saken reist av innehaver av merket BALLON D'OR mot registreringen av merket GOLDEN BALLS, ble opphevet. Til tross for navnet, dreier saken seg hverken om en ny Austin Powers-film eller om David Beckhams edlere deler, selv om den riktignok dreier seg om fotball.

Intra Presse er innehaver av det eldre varemerket BALLON D'OR, registrert blant annet i klasse 9, 28 og 41. BALLON D'OR, på norsk «Gullballen», er som kjent FIFAs pris som årlig deles ut til verdens beste fotballspiller, som arrangeres av Intra Presse, på vegne av FIFA.

Et engelsk ektepar – Inez og Gus Bodur – etablerte i 2002 selskapet Golden Balls Ltd. for å produsere og selge t-skjorter og boxershorts. I 2007 søkte de om å registrere ordmerket GOLDEN BALLS for produkter og tjenester i klasse 9, 28 og 41. Navnet ble senere lisensiert for bruk i det britiske gameshowet «Golden Balls».

Kilde: Wikimedia

I 2008 fremmet Intra Presse innsigelse mot registrering av GOLDEN BALLS. Det ble anført at GOLDEN BALLS både var forveksl­bart med BALLON D'OR etter varemerke­­forordningen artikkel 8 (1) (b) og innebar en utilbørlig utnyttelse av BALLON D'ORs særpræg eller renommé etter artikkel 8 (5).

I 2010 kom OHIMs innsigelsesavdeling til at merkene var visuelt og fonetisk ulike, og at den lille konseptuelle likheten mellom merkene ikke var tilstrekkelig til at det forelå tilstrekkelig likhet mellom merkene til at BALLON D'OR var beskyttet etter artikkel 8 (5). Denne avgjørelsen ble i 2011 opprettholdt av et av OHIMs appellkamre.

I september 2013 kom Underretten til samme resultat. Underretten la på samme måte som innsigelsesavdelingen og appellkammeret til grunn at det ikke forelå tilstrekkelig likhet mellom merkene til at de kunne anses forvekslbare etter artikkel 8 (1) (b). Denne manglende likheten innebar videre at Kodakvernet i artikkel 8 (5) utgjorde en registreringshindring, fordi denne bestemmelsen også forutsetter at merket som søkes registrert er «identisk med eller ligner» det eldre merket. 

EU-domstolen påpekte derimot at vurderingen av hvor like merkene er, ikke er den samme ved forvekslbarhetsvurderingen etter artikkel 8 (1) (b) og vurderingen av Kodakvernet i artikkel 8 (5). Det er etter artikkel 8 (5) tilstrekkelig at gjennomsnitts­forbrukeren «make[s] a connection between those marks, that is to say, to establish a link between them», jf. C‑552/09 P Ferrero v OHIM punkt 53. (punkt 72) 

Selv om det bare er et snev av likhet mellom merkene, er det derfor nødvendig å 

«carry out an overall assessment in order to ascertain whether, notwith­standing the low degree of similarity between them, there is, on account of the presence of other relevant factors such as the reputation or recognition enjoyed by the earlier mark, a likelihood of confusion or a link made between those marks by the relevant public», jf. C‑552/09 P Ferrero v OHIM punkt 66. (punkt 73)

Det var derfor feil av Underretten å utelukke anvendelsen av artikkel 8 (5) 

«without first undertaking an overall assessment of the marks at issue in order to ascertain whether that low degree of similarity was nevertheless sufficient, on account of the presence of other relevant factors such as the reputation or recognition enjoyed by the earlier mark, for the relevant public to make a link between those marks». (punkt 76)

De tidligere avgjørelsene ble derfor opphevet, og saken ble sendt tilbake til OHIM til ny vurdering på bakgrunn av EU-domstolens føringer.

Avgjørelsen bekrefter det som tidligere er slått fast om at det ikke er nødvendig å konstatere så stor likhet mellom merkene at det foreligger forvekslingsfare for at Kodakvernet i varemerke­forordningen artikkel 8 (5) og varemerke­direktivet artikkel 4 nr 4 skal få anvendelse. (Se blant annet C‑552/09 P Ferrero v. OHIM;  C‑408/01 P Adidas-Salomon og Adidas Benelux og C‑252/07 Intel) Det må da foretas en helhets­vurdering som tar i betraktning renommeet til det eldre merket, og hvorvidt dette er tilstrekkelig til at dette skaper en forbindelse mellom merkene for den gjennomsnittlige forbrukeren.

Immaterialrettstrollet har imidlertid vanskelig for å se at en slik helhetsvurdering skal resultere i at GOLDEN BALLS anses å innebære en utilbørlig utnyttelse av BALLON D'OR. Konsekvensen vil å så fall være at GOLDEN BALLS registreres.