Octane Fitness v. Icon Health og Highmark Inc. v. Allcare: U.S. Supreme Court åpner for å tilkjenne saksomkostninger i patentsaker i større grad

Den 29.4.2014 avsa U.S. Supreme Court dom i sakene Octane Fitness v. Icon Health og Highmark Inc. v. Allcare, som omhandlet spørsmålet om når den tapende part skal pålegges å betale saksomkostninger i patentsaker, og i hvilken grad slike avgjørelser kan overprøves ved anke.

Den store hovedregelen i amerikansk rett er, i motsetning til norsk og europeisk rett, at hver av partene bærer sine saksomkostninger, uavhengig av utfallet av saken. Den amerikanske patentloven, 35 U.S.C. § 285 gjør imidlertid unntak fra dette i "exceptional cases": "The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party".

Kilde: Wikimedia Commons/Daderot

Den føderale ankedomstolen i patentsaker (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) har imidlertid ved flere anledninger stilt svært strenge krav for hva som utgjøre "exceptional cases", og i tillegg tiltatt seg en vid kompetanse til å overprøve førsteinstans­domstolenes vurdering av om disse kriteriene er oppfylt. Dette kommer til uttrykk i avgjørelsen i Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailer Int'l, Inc, 393 F. 3d 1378 (Fed Cir. 2005), hvor en "exceptional case" ble definert som en sak som enten innebærer "material inappropriate conduct" eller både er "objectively baseless" og "brought in subjective bad faith". Den "eksepsjonelle" karakteren av saken må i tillegg være godtgjort av "clear and convincing evidence". 

Dette har medført at saksomkostninger i praksis har blitt tilkjent i svært få saker. (I perioden 2000-2010 ble det anlagt omlag 300 000 patentsaker ved amerikanske domstoler, mens det visstnok bare ble tilkjent saksomkostninger i 247 av disse.)

I Octane Fitness v. Icon Health (U.S. Supreme Court 2014) slår Supreme Court enstemmig fast (9-0) at Federal Circuits kriterier for å avgjøre om en sak er "exceptional" er "unduly rigid":

"[A]n "exceptional" case is simply one that stands out from others with respect to the substan¬tive strength of a party’s litigating position (considering both the governing law and the facts of the case) or the unreasonable manner in which the case was litigated. District courts may determine whether a case is "exceptional" in the case-by-case exercise of their discretion, considering the totality of the circumstances. … [T]here is no  precise rule or formula for making these determinations, but instead equitable discretion should be exercised in light of the considerations we have identified." (slip. op. s. 7-8)

Dette ble fulgt opp i Highmark Inc. v. Allcare (Supreme Court 2014). Saken ble prosedert og avgjort parallellt med Octane Fitness, og Supreme Court begrenset  her i tillegg Federal Circuits kompetanse til å behandle anke over spørsmålet om en sak er å anse som "exceptional". Spørsmålet om dette er tilfellet behandles i første omgang av en domstol i første instans (District Court). Tidligere praksis fra la til grunn at Federal Circuit hadde kompetanse til å fullstendig overprøve denne vurderingen (såkalt de novo review). Supreme Court tok derimot utgangspunkt i avgjørelsen i Octane Fitness, hvor det ble lagt til grunn at "[d]istrict courts may determine whether a case is "exceptional" in the case-bycase exercise of their discretion". (Highmark slip. op. s. 4) Slike "decisions on matters of discretion" kan bare overprøves "for abuse of discretion". (s. 4) Dette innebar at "an appellate court should apply an abuse-of-discretion standard in reviewing all aspects of a district court’s §285 determination". (s. 5)

I sum innebærer avgjørelsene i Octane Fitness og Highmark at det svært strenge kravet til tildeling av saksomkostninger bare i "exceptional cases" slik dette har vært praktisert tilsynelatende er myket opp og overlatt til en mer skjønnsmessig vurdering. Samtidig innebærer begrensningen av ankedomstolens kompetansen til å overprøve denne vurderingen at denne blir mer konkret vurdering i den enkelte sak. Så vil det vises seg i hvilken grad dette vil føre til at saksomkostninger blir tilkjent i flere patentsaker.